PROCESO 17-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 17-IP-2010

Interpretación prejudicial, a solicitud del Juez Consultante, de los artículos 134 y 136, literales a) y f), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 150 y 159 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2007-0202. Actor: ROCKET TRADEMARKS PTY LTD. Marca: ELEMENT (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de marzo de 2010.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: ROCKET TRADEMARKS PTY LTD.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercera interesada: GLOBE INTERNATIONAL NOMINEES PTY LTD.

   iii. DATOS RELEVANTES

   A. HECHOS.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad ROCKET TRADEMARKS PTY LTD., solicitó el 25 de enero de 2006 el registro como marca del signo mixto ELEMENT, para amparar productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 562, de 31 de marzo de 2006, no se presentaron oposiciones.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 22194 de 25 de agosto de 2006, resolvió negar el registro solicitado. Argumentó la confundibilidad con la marca mixta TRANS ELEMENT, registrada bajo el certificado No. 283189, a nombre de la sociedad GLOBE INERNATIONAL NOMINEES PTY LTD. y para productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica del signo es la siguiente:

   4. La sociedad ROCKET TRADEMARKS PTY LTD., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 028710 de 27 de octubre de 2006, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y conceder el recurso de apelación.

   7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendecia de Industria y Comercio, mediante Resolución 36561 de 28 de diciembre de 2006, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.

   8. La sociedad ROCKET TRADEMARKS PTY LTD., interpuso ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del Derecho contra el último acto administrativo.

      B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico.

   2. Sostiene, que mientras el elemento preponderante de la marca registrada es el gráfico, de la marca solicitada es el denominativo.

   3. Argumenta, que se firmó un acuerdo de coexistencia marcaria en relación con los signos en conflicto. Lo suscribieron el 22 de febrero de 2004.

   4. Agrega, que las expresiones TRANS y ELEMENT tienen significados diferentes y, por lo tanto, evocan ideas diversas en el público consumidor.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico.

      • Sostiene, que el elemento preponderante de los signos en conflicto es el denominativo.

      • Manifiesta, que el supuesto acuerdo de coexistencia marcaria no es óbice para que la Superintendencia realice el respectivo análisis de registrabilidad.

      • Agrega, que anteriores decisiones no obligan a la Superintendencia de Industria y Comercio. Cada caso es independiente.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      La sociedad GLOBE INERNATIONAL NOMINEES PTY LTD., de conformidad con el oficio No. 1964 de 29 de octubre de 2009, expedido por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, no contestó la demanda.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son las siguientes: los artículos 134 y 136, literales a) y f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes: los artículos 150 y 159 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste

;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución

.

(…)

Artículo 159

Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas

.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta.

4. Palabras en idioma extranjero para la conformación de un signo marcario.

5. Los signos evocativos. La marca débil.

6. Los acuerdos de coexistencia marcaria.

7. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario. Su autonomía

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo mixto ELEMENT. Por tal motivo, es pertinente referirse al...