PROCESO 204-IP-2014

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 204-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 224 y 228 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador. Actor: MCDONALD’S CORPORATION. Marca: MiCAFÉ (denominativa). Expediente Interno: 17811-2013-12229.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador.

VISTOS:

El Oficio 4148-TDCA-N-1 del 23 de octubre de 2014, recibido personalmente el 27 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-12229.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: MCDONALD’S CORPORATION

      Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI); DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; Y, PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO

      EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A.

   2. Hechos:

   1. El 8 de junio del 2001, en la Gaceta de Propiedad Industrial 437, página 117, se publicó la solicitud de registro de la marca MiCAFÉ (denominativa) formulada por EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A., bajo el trámite 114475-2001MAM, para distinguir todos los productos de la Clase 30[1] del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. El 10 de setiembre de 2001, MCDONALD’S CORPORATION, en su calidad de propietaria de la marca notoria McCAFÉ (denominativa), presentó oposición contra el registro de la marca MiCAFÉ (denominativa) porque los presupuestos en las normas de la Decisión 486 y de la Ley de Propiedad Intelectual para negar el registro de la marca se habían cumplido con respecto de este signo.

   3. Mediante Resolución 980510 del 16 de setiembre del 2002, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la oposición propuesta y concedió el registro de la marca MiCAFÉ (denominativa).

   4. El 20 de noviembre del 2002, MCDONALD’S CORPORATION interpuso recurso de reposición contra la resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, solicitó que se deje sin efecto la misma, se acepte la oposición presentada y se niegue la solicitud de registro de la marca MiCAFÉ (denominativa).

   5. Mediante Resolución 981285 del 10 de marzo del 2003, el DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL resolvió rechazar el recurso de reposición interpuesto y confirmar la Resolución 980510, por cuanto consideró que la denominación solicitada para registro no contraviene las disposiciones legales de los artículos 135 literal a) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486, concordantes con los artículos 195 literal a) y 196 literales a) y d) de la Ley de Propiedad Intelectual.

   6. El 13 de junio del 2003, MCDONALD’S CORPORATION interpone recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, IEPI) de la República del Ecuador, el Procurador General del Estado y el Director Nacional de Propiedad Intelectual, a fin de que se declare la ilegalidad del acto administrativo contenido en la Resolución 981285 del 10 de marzo del 2003 y, en consecuencia, se deje sin efecto el registro de la marca MiCAFÉ (denominativa) solicitado por EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A.

   7. El 12 y 29 de setiembre del 2003, el Presidente del IEPI y el Director Nacional de Propiedad Industrial contestaron la demanda, respectivamente. Por su parte, EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A. contestó la demanda el 3 de diciembre del 2003.

   8. Mediante Resolución del 20 de febrero del 2013, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito suspende el proceso y solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b) e i), y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   9. La demandante MCDONALD’S CORPORATION manifestó lo siguiente:

      - Tiene registrada en varios países del mundo la prestigiosa y notoriamente conocida marca denominada McCAFÉ para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, la misma que ha venido utilizando en forma constante e ininterrumpida.

      - Es titular de la marca mundialmente conocida McDONALD’S y sus derivados como McBURGER, McNUGGETS, McTONIGHT, McCAFÉ, entre otras, las mismas que forman una familia de marcas conocidas por el público consumidor y son identificadoras de productos de alta calidad, por lo que tienen una protección especial y reforzada.

      - La marca MiCAFÉ (denominativa), cuyo registro ha sido solicitado para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, no es suficientemente distintiva de la famosa y notoria marca McCAFÉ (denominativa) registrada a su favor, más aún si esta última marca protege productos de la misma naturaleza y clase de aquellos que pretende proteger el signo solicitado. En consecuencia, el público consumidor sin duda va a confundirse por la utilización de la marca solicitada MiCAFÉ (denominativa) creyendo que sus productos provienen o están relacionados o asociados con aquellos productos que identifica la marca McCAFÉ (denominativa).

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   10. El PRESIDENTE DEL IEPI contestó la demanda y dedujo las siguientes excepciones:

       - Negativa pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda.

       - Alegación expresa sobre la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia.

       - Improcedencia de la demandada por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

       - Impugna la prueba que pudiese presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

       - Reproducción de todo lo que de autos le fuere favorable y lo demás que le franquea la Ley.

   11. El DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL contestó la demanda proponiendo las siguientes excepciones:

       - Negativa pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

       - Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

       - Legalidad y total validez de la resolución impugnada por estar ajustada a derecho y provenir de autoridad competente.

   12. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A. contestó la demanda y deduce las siguientes excepciones:

       - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho del recurso propuesto por MCDONALD’S CORPORATION.

       - Niega que el campo ideológico sea el único que debe ser analizado por los magistrados al momento de dictar resolución.

       - Alega que la marca MiCAFÉ (denominativa) tiene la suficiente distintividad para que pueda ser objeto de registro.

       - Alega que la resolución impugnada cumple con todos los requisitos legales, doctrinales y jurisprudenciales.

       - Niega que el registro de la marca MiCAFÉ (denominativa), certificado 114475, incentivaría un acto de competencia desleal, así como un aprovechamiento del prestigio de la marca McCAFÉ (denominativa).

       - Niega que entre los signos en conflicto existan semejanzas que inducirá al consumidor a confusión y error.

       - Niega que entre la marca McCAFÉ (denominativa), registrada a favor de MCDONALD’S CORPORATION y el signo MiCAFÉ (denominativa), inscrita con certificado 114475, exista conexión competitiva al proteger los mismos productos.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   13. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b) e i), y 136[2] literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del artículo 135 por tratarse el presente caso de un riesgo de confusión. El artículo 134[3] se limitará al literal a). De oficio, se interpretarán los artículos 224[4] y 228[5] de la misma normativa.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   14. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de los signos.

   2. Comparación entre marcas denominativas.

   3. Palabras de uso común en la conformación de marcas (“CAFÉ”).

   4. Partículas en idioma extranjero conocidas por el público consumidor (“Mc”).

   5. La marca notoria y su prueba.

   6. Familia de marcas.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

   15. En el presente caso, EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFÉ S.A. solicitó el registro de la marca MiCAFÉ (denominativa) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. MCDONALD’S CORPORATION formuló oposición sobre la base de su marca McCAFÉ (denominativa) que distinguen productos de la misma clase.

   16. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal ha señalado que:

       La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo...