PROCESO 019-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 019-IP-2010

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 134 de la misma Decisión.

Marca: FINACTEN (nominativa).

Actor: sociedad BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT.

Proceso interno Nº 2007-0295.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2007-0295;

El auto de 25 de febrero de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.

2. Hechos

   1. El 14 de octubre de 2005, la sociedad LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo FINACTEN (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 558 de 30 de noviembre de 2005, al que la sociedad BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT presentó oposición sobre la base de su marca FINACEA registrada a su favor para distinguir productos, también, de la Clase 5.

   3. Por Resolución Nº 032161, de 29 de noviembre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo FINACTEN (nominativo). Contra dicha Resolución la sociedad BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El Recurso de Reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 00994, de 25 de enero de 2007, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.

   5. El Recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, quien por Resolución Nº 7257, de 13 de marzo de 2007, confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 032161. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

      c) Fundamentos jurídicos de la demanda

      La sociedad BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT en su escrito de demanda manifiesta que:

   1. Con las Resoluciones impugnadas se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 ya que la Superintendencia “desconoció que concurrían los supuestos de hecho que impedían su registro como marca para identificar productos de la clase 5ª internacional” y que “el otorgamiento del registro de la marca FINACTEN (NOMINATIVA) (…) afecta indebidamente el derecho de uso exclusivo que otorga a BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT (…) el registro de la marca FINACEA para distinguir productos de la clase 5ª internacional”.

   2. También, se desconoció “el conflicto directo que existe entre los signos ‘FINACEA’ y ‘FINACTEN’ (…) colisión que imposibilita su coexistencia en el mercado, pues permitirlo generaría un altísimo riesgo de confusión para el público consumidor”.

   3. Formuló oposición sustentada “en el alcance del derecho de exclusividad que le otorga su marca, para impedir el registro de marcas similares que generen el riesgo de confusión y de acuerdo igualmente a la ‘naturaleza calificada’ de los productos farmacéuticos”.

   4. Entre los signos en conflicto “existe similitud de tal naturaleza y dimensión, que se generaría confusión en el público consumidor si se permite su utilización simultánea en el mercado de los productos farmacéuticos, por diferentes empresarios”.

   5. De acuerdo a los criterios doctrinales y jurisprudenciales conocidos para realizar el examen de registrabilidad “basta con observar las marcas en conjunto para verificar cómo en una visión de conjunto SI son confundibles, por cuanto el signo FINACTEN (NOMINATIVA) no posee elementos particulares que permitan diferenciarlo de la marca FINACEA (NOMINATIVA) y que de la comparación visual o gráfica, fonética e ideológica los signos en conflicto son confundibles”.

   6. Se evidencia “en los actos acusados una ausencia absoluta de una protección adecuada al consumidor, al permitir la coexistencia de marcas tan similares como FINACEA y FINACTEN, identificando productos farmacéuticos pues se está generando riesgo para la salud de los consumidores”.

   7. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486 ya que “se demostró amplia y suficientemente que el signo FINACTEN (NOMINATIVA) es similar al grado de resultar confundible con la marca FINACEA previamente registrada, aspecto que determina que CAREZCA DE DISTINTIVIDAD y por ende, le resta toda la vocación de registrabilidad (…)”.

      d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. “(…) entre las expresiones en conflicto ‘FINACTEN’ frente a ‘FINACEA’ existen elementos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”.

   3. Realizado el correspondiente estudio “tenemos que la marca solicitada es diferente respecto de la marca opositora lo cual le da suficiente distintividad”, y que “el signo solicitado (…) está estructurado de ocho letras y la marca registrada (…) está estructurada por siete letras. Por lo anterior, la marca ‘FINACTEN’ para distinguir productos comprendidos en la clase 5 es registrable (…).

   4. “(…) contrariamente a lo argumentado por la parte demandante mi representada la Superintendencia de Industria y Comercio sí efectuó el correspondiente estudio y examen de registrabilidad de la marca ‘FINACTEN’ clase 5, de conformidad con lo previsto en la norma comunitaria (…)”.

      La sociedad LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. tercero interesado en el proceso, no contestó la demanda.

      CONSIDERANDO:

      Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es...