PROCESO 004-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 004-IP-2010

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: BIN BUN (nominativa).

Actor: sociedad COLOMBINA S.A.

Proceso interno Nº 2002-0059.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2002-0059;

El auto de 10 de febrero de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad COLOMBINA S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A.

2. Hechos

   1. El 28 de julio de 1995, la sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo BIN BUN (nominativo), para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 421 de 25 de agosto de 1995, al que la sociedad COLOMBINA S.A. presentó observación sobre la base de sus marcas BON BON BUM registradas a su favor para distinguir productos de la Clase 30.

      Según la demandante la observación es sobre la base de las marcas BON BON BUM, MINIBUM y BOMBABUM.

   3. Por Resolución Nº 15523 de 27 de junio de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación y negó el registro del signo BIN BUN (nominativo). Contra dicha Resolución la sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El Recurso de Reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 6976 de 28 de febrero de 2001, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.

   5. El Recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, quien por Resolución Nº 25329 de 31 de julio de 2001, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 15523 y, en consecuencia, declaró infundada la observación presentada y concedió el registro del signo BIN BUN (nominativo) solicitado. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad COLOMBINA S.A. en su escrito de demanda manifiesta que:

   1. La normativa aplicable al caso es la Decisión 486, por lo que con la expedición de la Resolución impugnada se violaron los artículos 134 y 136 literales a), f) y h) de la misma Decisión.

   2. El signo solicitado es irregistrable ya que carece de función individualizadora y es confundible con sus marcas BON BON BUM, MINIBUM y BOMBABUM registradas en Colombia y que “debido a las grandes semejanzas existentes entre los signos el consumidor podría pensar erróneamente que las dos marcas son el mismo signo, que ambas provienen del mismo origen o del mismo grupo empresarial, y que en consecuencia gozan de las mismas características y cualidades”.

   3. Al referirse al artículo 224 de la Decisión 486 “nos enfrentamos a un signo notoriamente distintivo como lo es la marca BON BON BUM de propiedad de Colombina S.A., la cual según se evidencia de las pruebas que se adjuntan (…) ha logrado un reconocimiento amplio y masivo no sólo a nivel nacional sino además a nivel internacional (…)”.

   4. “al observar desprevenidamente las marcas en referencia encontramos que éstas generan el mismo impacto visual y auditivo dentro del consumidor promedio” ya que “Las vocales y consonantes están dispuestas de manera casi idéntica (…)” y además que las marcas tienen las siguientes semejanzas “La primera sílaba de cada una de las marcas está conformada por las consonantes B y N, dándole una configuración casi idéntica. La sílaba acentuada es la última, que adicionalmente es fonéticamente idéntica en todos los casos (BUM y BUN). En las marcas predomina la consonante B como fuerte y por lo tanto ambas generan un impacto visual muy similar, casi idéntico”. Por lo que “El conjunto de todas las coincidencias ortográficas hace que las marcas BIN BUN y BON BON BUM, MINIBUM y BOMBABUM sean efectivamente confundibles para el consumidor medio (…)”.

   5. Teniendo en cuenta que “las marcas BIN BUN y BON BON BUM, BOMBABUM y MINIBUM distinguen productos pertenecientes a la clase 30 (…) especialmente CONFITES, es indudable que éstos se destinan al mismo sector de los consumidores y utilizan los mismos canales de distribución, comercialización y mercadeo “.

   6. Recalca la notoriedad de sus marcas, especialmente de la marca BON BON BUM.

   7. Finalmente y como conclusión que existe confundibilidad entre los signos en conflicto “por lo tanto no se podría aducir que la marca BIN BUN cumple con los requisitos de distintividad (…) y por lo mismo no es apta para ser registrada como marca (…)”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en el Código Contencioso Administrativo y la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

   2. “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de la marca ‘BIN BUN’ (solicitada), frente a la marca ‘BON BON BUM’ (registrada), para la clase 30, a favor de la sociedad Colombina S.A. para la clase 30, se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos ortográficos, fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre los mismos, habida cuenta que éstos creerían que el producto tendría el mismo origen”.

   3. Respecto al artículo 83 literal a) de la Decisión 344 que esta norma “no tiene vocación de prosperar habida cuenta que la marca ‘BIN BUN’ es suficientemente distintiva como ya se analizó, NO configurándose la semejanza entre ésta y la marca registrada ‘BON BON BUM’ (…)”.

      La sociedad SUPER DE ALIMENTOS S.A. SUPER S.A., tercero interesado en el proceso, no contestó la demanda.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas controvertidas en el proceso, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo BIN BUN (nominativo) fue el 28 de julio de 1995, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria se interpretarán de oficio los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344.; y,

      Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

      Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

      (…)

      Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

      Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

      (…)

      Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

      (…)

      a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

      (…)

      d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo...