PROCESO 141-IP-2009

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 141-IP-2009

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, párrafo primero, y 136, literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 4558-2008. Actor: SOCIEDAD ALCON, INC. Marca: SYSTALAN (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y siete días del mes de marzo del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 04 de marzo de 2010.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: ALCON, INC.

   Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

   Tercero interesado: LABORATORIOS LANSIER S.A.C.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran:

      1. La sociedad LABORATORIOS LANSIER S.A.C., solicitó el 24 de abril de 2006 el registro como marca del signo denominativo SYSTALAN, para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad ALCON, INC, presentó oposición al registro solicitado con base en la marca denominativa SYSTANE, registrada bajo el certificado No. 92169 y para distinguir preparaciones farmacéuticas oftálmicas de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 18188-2006/OSD-INDECOPI de 31 de octubre de 2006, resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro solicitado.

      4. La sociedad ALCON, INC, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      7. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución 512-2007/TPI-INDECOPI de 13 de marzo de 2007, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      8. La sociedad ALCON, INC, interpuso ante la Corte Superior de Lima, Sala de lo Contencioso Administrativo, República del Perú, acción contencioso administrativa en relación con los anteriores actos administrativos.

      9. La Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de 13 de junio de 2008, decidió declarar infundada la demanda.

      10. La sociedad ALCON, INC, interpuso recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente.

      11. La Sala Civil Permanente de la Cote Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante Oficio No. 215-2009-P-SCP-CS de 9 de noviembre de 2009, remite al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la respectiva solicitud de interpretación prejudicial.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La parte demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Aduce, que los signos en conflicto son confundibles hasta el punto de generar error en cuanto al origen empresarial de los productos.

      2. Manifiesta, que el examen de registrabilidad de las marcas farmacéuticas debe ser riguroso, ya que se debe evitar cualquier posibilidad de error en el público consumidor.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      a. Por parte del INDECOPI.

      • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles en el aspecto fonético y gráfico.

      • Manifiesta, que dichos signos comparten la partícula SYSTA pero se diferencian en sus terminaciones.

      b. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      La sociedad LABORATORIOS LANSIER S.A.C., contestó la demanda de la siguiente manera:

      • Afirma, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista gráfico y fonético.

      • Manifiesta, que éstos son de fantasía.

      • Argumenta, que la partícula SYSTA es de uso común en la clase 5 y, por lo tanto, no debe tenerse en cuenta al analizar la comparación.

      • Aduce, que el INDECOPI actuó con apego a resoluciones que emite para casos similares.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son: los artículos 147 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No obstante lo anterior, el Tribunal considera que las mencionadas normas no son aplicables al caso bajo estudio. Por lo tanto, se interpretarán, de oficio, las siguientes: artículos 134, párrafo primero, y 136, literal a), de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

VI. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

C. Comparación entre signos denominativos.

D. Examen de signos que distinguen productos farmacéuticos.

E. Partículas de uso común en signos que distinguen productos farmacéuticos. La marca débil.

F. Los signos de fantasía.

G. Autonomía de las Oficinas de Registro Marcario.

A. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo denominativo SYSTALAN. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

1. Requisitos para el registro de las marcas.

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

La marca cumple distintas funciones en el mercado, a saber:

• Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

• Es indicadora de la procedencia empresarial.

• Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

• Concentra el goodwill del titular de la marca.

• Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a...