PROCESO 14-IP-2010

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 14-IP-2010

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: PUMA RUDOLF DASSLER SPORT.

Marca: “PUMA” (mixta).

Expediente Interno N° 2004-0390.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de cuatro (4) de marzo de 2010.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: PUMA RUDOLF DASSLER SPORT.

   La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   El tercero Interesado es: la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA.

2. Actos demandados

   La sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Nº 26372, de 22 de agosto de 2002 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resolvió negar el registro del signo PUMA (mixto);

   - Nº 6643, de 30 de marzo de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resuelve el recurso de reposición, confirmando la decisión contenida en la resolución anterior.

   - Nº 12757, de 10 de junio de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resuelve el recurso de apelación, confirmando la decisión contenida en la resolución No. 26372.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 15 de febrero de 2002, la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT solicitó el registro del signo “PUMA” (mixto), para distinguir: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”, de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 22 de marzo de 2002, la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 514.

      - El 15 de abril de 2004, la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA. presentó oposición en contra de la solicitud de registro, alegando que el signo solicitado es similarmente confundible con su marca “PUMA”, registrada para identificar productos de la clase 5.

      - El 12 de julio de 2002, la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT solicitó la limitación de la solicitud para identificar “jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para el cabello”.

      - El 22 de agosto de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 26372, a través de la cual declaró fundada la oposición presentada por la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA. y niega el registro del signo “PUMA” (mixto) solicitado por la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT.

      - El 21 de octubre de 2002, la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución No. 26372.

      - El 13 de septiembre de 2002, la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT presentó una acción de cancelación por no uso en contra del registro de la marca “PUMA”, de la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA.

      - El 17 de septiembre de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 26331, mediante la cual decidió cancelar parcialmente por no uso el certificado de registro No. 122437, correspondiente a la marca PUMA, perteneciente a INVERSIONES DEL PILAR LTDA. en el sentido de excluir de su cobertura los productos higiénicos.

      - El 30 de marzo de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 6643, a través de la cual decidió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución No. 26372.

      - El 3 de mayo de 2004, la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT presentó una nueva modificación de la solicitud de registro, excluyendo de su cobertura los “jabones”, quedando para identificar exclusivamente “perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para el cabello”.

      - El 10 de junio de 2004, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 12757, a través de la cual decidió confirmar la Resolución impugnada y declaró agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) contrario a lo expresado por la SIC, el signo PUMA no se encuentra -incurso en la causal de irregistrabilidad establecido en el literal a) del artículo 136 (…), debido a que los productos identificados con los signos en conflicto no tienen relación alguna para concluir que su coexistencia en el mercado puede generar confusión y porque la sociedad que represento cuenta ya con muchos registros de la marca PUMA, en diferentes clases, lo que indica que el signo es intrínsecamente distintivo y que los consumidores ya lo conocen suficientemente, e indican inmediatamente su origen empresarial”.

      - “(…) la coexistencia de los signos PUMA de la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT y PUMA, de la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA., es posible por cuanto, a pesar de su identidad nominativa, por un lado, el signo solicitado cuenta con una gráfica suficientemente distintiva y por otro, los signos en conflicto identifican productos de diferentes clases, que no se encuentran relacionados”.

      - “Si bien es cierto que la SIC no tiene por qué conceder el registro de una marca únicamente porque la misma ya esta (sic) registrada a nombre del solicitante en otras clases, tampoco puede desconocer que la existencia de estos registros de marcas hacen presumir, de un lado, que el signo solicitado cuenta con la distintividad intrínseca para ser registrado (…)”.

      - “(…) es una realidad innegable que la marca de la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA. ha coexistido en el mercado con la marca PUMA, de la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT, sin que hasta ahora se haya generado confusión alguna, por cuanto las características gráficas de la marca de la sociedad que represento ya son muy conocidas por los consumidores”.

      - “(…) la sociedad PUMA RUDOLF DASSLER SPORT pretende identificar productos muy específicos de la clase 3ª (perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones y lociones para el cabello), que no se encuentran relacionados con los productos identificados con la marca PUMA, de la sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA. (productos farmacéuticos y veterinarios; productos dietéticos para niños y enfermos; emplastos, material para vendajes; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos)”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal:

      - “(…) es evidente que ‘PUMA’, si bien es susceptible (sic) de representación gráfica, al contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘PUMA’ clase 3 (solicitada) y ‘PUMA’ clase 5 registrada resulta indudable que presentan semejanzas de tipo gráfico, ortográfico y fonético que indudablemente (sic) puede ocasionar confusión o error en el consumidor sobre la procedencia de los productos y su origen empresarial, lo que claramente no le otorga distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

      - “Si bien las marcas en conflicto ‘PUMA’ (sic) distinguen productos (sic) comprendidos en las clases 3 y 5, tienen una relación estrecha entre sí, tienen fines similares y comparten los mismos canales de comercialización, (sic) lo cual induciría al público consumidor a error”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad INVERSIONES DEL PILAR LTDA., de acuerdo al informe presentado por la consultante, no contestó la demanda.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de marzo de 2010.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, no hace una solicitud expresa de las normas cuya interpretación se requiere, sin embargo, menciona los artículos invocados por la parte actora como violados, a saber, 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los...