PROCESO 202-IP-2005

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 202-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 134 inciso 1°, 135 literal b), 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del inciso final del artículo 135, y los artículos 148 y 150 de la misma Decisión con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2003-0036701. Actor: Sociedad GALDERMA S.A. Marca: “CLOBEX” (nominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil seis.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora María Claudia Rojas Lasso.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 29 de septiembre de 2005, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 9 de noviembre de 2005.

1. Antecedentes.

1. Las partes

   La parte demandante es la sociedad GALDERMA S.A. y la parte demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se considera como terceros interesados a la sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A. y al señor JOSÉ MARÍA ABADÍA, ARBELAEZ PRODUCTS, INC.

2. Actos demandados

   La sociedad GALDERMA S.A., plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

   - Nº 02838, de 31 de enero de 2003, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la aludida Dependencia, quien decidió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad Laboratorios Incobra, con base a la existencia de la marca CLOBAK de su propiedad, que ampara también productos de la Clase 5, sin embargo, resolvió negar el registro de la expresión “CLOBEX” (nominativa), como marca que distinga productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad actora.

   - Nº 08242, de 28 de marzo de 2003, emitida por la misma Autoridad, quien, al resolver el recurso de reposición planteado en contra de la Resolución anterior, confirmó la decisión contenida en la misma y concedió el recurso de apelación; y,

   - Nº 10132, de 24 de abril de 2003, emitida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma Institución, quien, al resolver el recurso de apelación interpuesto, confirmó también lo decidido en la Resolución 02838, de 31 de enero de 2003.

   Solicita, adicionalmente, como consecuencia de lo anterior, que se ordene conceder el certificado de registro correspondiente a la marca “CLOBEX” (nominativa) y ordenar su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los hechos principales relatados en la demanda, se encuentran los siguientes:

      - La actora presentó solicitud de registro de la denominación “CLOBEX” (nominativa), el 19 de julio de 2002, para amparar “Producto farmacéutico dermatológico” perteneciente a la clase 5 Internacional de Niza;

      - La sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A. presentó oposición al registro del signo solicitado; y, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió las Resoluciones Nº 02838, de 31 de enero de 2003, Nº 08242, de 28 de marzo de 2003 y, Nº 10132, de 24 de abril de 2003, en las cuales se declaró infundada la oposición, sin embargo, negó el registro del signo solicitado, por cuanto encontró, de oficio, el registro de la marca CLODEX-N, clase 5, cuyo titular es el señor José María Abadía, ARBELAEZ PRODUCTS, INC.

      - Expresa que no considera en esta causa la existencia de ningún tercero interesado, pese a que la sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A. presentó oposición al registro de la denominación “CLOBEX”, y que mediante Resolución 2838, de 31 de enero de 2003, la Superintendencia declaró infundada dicha oposición; así las cosas, la opositora no presentó recursos en contra de dicha resolución.

      - Tampoco considera como tercero interesado, al propietario de la marca “CLODEX-N” que, según la Superintendencia, sirvió de fundamento para negar el registro del signo solicitado, el señor JOSE MARIA ABADÍA, ARBELAEZ PRODUCTS, INC., quien no dio contestación a la demanda propuesta, según se puede constatar en el oficio Nº 1543, de 23 de septiembre de 2005, aludiendo que el señor Abadía “(…) no presentó observaciones (sic) al registro de la marca CLOBEX, ni se hizo parte en el proceso en ningún momento ni instancia, por lo que consideramos que no es parte interesada dentro del trámite de esta Acción.”.

   2. Escrito de demanda

      La Sociedad GALDERMA S.A. presentó la demanda en contra de los actos administrativos mencionados anteriormente. Los argumentos en que se fundamentó, principalmente, son los siguientes:

      Con relación a la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 argumenta que “(…) Los actos administrativos demandados consignan en general que se ha hecho una comparación entre los signos CLODEX-N y CLOBEX desde los aspectos ortográfico y fonético, y que esta comparación se ha efectuado en forma sucesiva y sobre la base de considerar estos signos como nominativos y sin descomponer las marcas. Sin embargo, las equivocadas decisiones de la Oficina de Marcas obedecen a un análisis de confundibilidad erróneamente adelantado (…)”.

      Afirma que “La Oficina de Marcas al hacer la comparación de la marca CLOBEX con la marca CLODEX-N lo hace extrayendo la parte final del signo registrado (es decir elimina o no tiene en cuenta “-N”) con lo cual cambia completamente la pronunciación del mismo y engrandece las similitudes existentes entre los mismos, que son irrelevantes si se examinan los signos completos y en conjunto.”.

      En lo fundamental, concluye que “la demandada (i) desconoció el criterio de comparación de marcas según el cual deben extraerse del cotejo las partículas genéricas, descriptivas o de uso común (no excluyó CLO) y (ii) fraccionó indebida e injustificadamente el signo CLODEX-N, en una parte respecto de la cual dicha acción no le estaba permitida (suprimió “-N”)”.

      Afirma que “En resumen, ninguno de los argumentos esgrimidos por la Superintendencia de Industria y Comercio al negar la marca CLOBEX es cierto, salvo el referente a la secuencia de vocales y algunas consonantes que como entrará a demostrarse no determina confundibilidad entre los signos.”.

      La sociedad actora asevera que es titular de la marca CLOB-X, Clase 5, la cual ha coexistido pacíficamente con la marca CLODEX-N, marca que sirvió de fundamento para formular oposiciones al registro del signo solicitado; al respecto dice que “se restó importancia al hecho de que GALDERMA S.A. ya es titular de una marca prácticamente igual a la que se pide registrar y que ha coexistido pacíficamente con CLODEX-N – CLOB-X y CLOBEX.”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, solicita que no sean tomadas en cuenta las pretensiones y condenas planteadas por la accionante en contra de la Nación, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen.

      Argumenta la legalidad de los actos administrativos manifestando que “(…) los actos acusados se ajustaron plenamente a lo establecido en las normas legales vigentes.”.

      Con relación a los requisitos de registrabilidad, señala como antecedente jurisprudencial lo sustentado por este Tribunal en el proceso número 14- IP-98 así como en el proceso 59-IP-2001.

      Respecto a la supuesta violación del artículo 136 de la Decisión 486 se refiere a lo expresado por este Tribunal en el Proceso 25-IP-97 y sostiene que “(…) esta Superintendencia ratifica los criterios de análisis de tipo visual, fonético y de conexión e identidad de productos que fundamentaron la negación del registro de la marca CLOBEX, para amparar los productos comprendidos en la clase 5 de la nomenclatura vigente. En efecto, para ello se tuvo en cuenta la semejanza de los signos y la similitud de los productos que se pretenden amparar con los signos que se confrontan.”.

      Respecto al tema de la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto argumenta que “(…) hay que dejarle en claro al accionante, que el análisis de registrabilidad se hace para cada caso particular y concreto, no siendo viable, esgrimir la coexistencia de dos marcas, cuya (sic) análisis de registrabilidad se hizo de conformidad con las circunstancias particulares de las solicitudes presentadas en su debido momento.”.

      Afirma también que “(…) no se puede permitir la coexistencia de las marcas involucradas, no solamente porque al hacerlo se vulnera el derecho de un particular que tiene un registro sobre un signo confundible con la solicitud, sino además porque se pueden ver afectados los derechos de los consumidores, más aún cuándo se trata de productos de la clase 5 internacional, cuya confundibilidad puede generar graves daños a la salud de los consumidores.”.

   4. Tercero interesado

      El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, considera como terceros interesados en este proceso a la sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A., firma que expresa sus argumentos en esta causa; y, al SEÑOR JOSE MARIA ABADÍA, ARBELAEZ PRODUCTS, INC., quien no da contestación a la demanda, según se puede constatar en el oficio Nº 1543, de 23 de septiembre de 2005.

      La sociedad LABORATORIOS INCOBRA S.A., a través de apoderado, se opone a las pretensiones de la demandante, manifiesta “(…)...