PROCESO 61-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 61-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, de los artículos 134 literal a), y 150 de la misma normativa, con fundamento en consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 06780-2010-0-1801-JR-CA-11. Actor: BANANA REPUBLIC (ITM) INC. Marca denominativa BANANA REPUBLIC.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y dos días del mes de julio del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 6780-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 13 de mayo de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 06780-2010-0-1801-JR-CA-11.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 18 de junio de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: BANANA REPUBLIC (ITM) INC.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad BANANA REPUBLIC (ITM) INC., solicitó el 16 de julio de 2008, el registro como marca del signo denominativo BANANA REPUBLIC, para amparar los siguientes productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos”.

   2. Una vez publicada la solicitud en el diario oficial El Peruano, no se presentaron oposiciones.

   3. El 25 de agosto de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 14472-2009/DSD-INDECOPI, resolvió denegar de oficio el registro solicitado. Señaló, que se configuró el riesgo de confusión con las marcas denominativas BANANA BOAT y ROCK & REPUBLIC COSMETICS, registradas en el Perú, bajo los certificados Nos.16572 y 145953, para amparar productos de la Clase 3 de la nomenclatura oficial.

   4. El 16 de septiembre de 2009, la sociedad BANANA REPUBLIC (ITM) INC., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. El 21 de junio de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución No. 1413-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada que denegó el registro solicitado.

   6. La sociedad BANANA REPUBLIC (ITM) INC., interpuso demanda contenciosa administrativa contra la anterior Resolución.

   7. El Quinto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho de 17 de mayo de 2013, declaró infundada la demanda.

   8. El 06 de junio de 2013, la sociedad BANANA REPUBLIC (ITM) INC., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA

      El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   10. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles en relación con los aspectos visual, ortográfico, conceptual y fonético.

   11. Señala, que la sociedad ROCK HOLDINGS INC, titular de la marca ROCK & REPUBLIC COSMETICS, no formuló oposición al registro solicitado.

   12. Indica, que en reiteradas oportunidades el INDECOPI ha concedido el registro de marca a signos que sólo comparten en su estructura un elemento secundario. Por lo tanto, pueden coexistir perfectamente en el mercado.

       3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

       Por parte del INDECOPI.

   13. Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles en relación con los aspectos visual, ortográfico, conceptual y fonético. En el caso particular se presenta riesgo de confusión indirecta.

   14. Señala, que el examen comparativo de los signos denominativos debe realizarse de manera conjunta, determinando el elemento de mayor relevancia en signos compuestos.

   15. Indica, que el elemento relevante es REPUBLIC, ya que la palabra banana es descriptiva en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   16. Agrega, que si bien en la marca registrada ROCK & REPUBLIC COSMETICS, la denominación “COSMETICS”, se encuentra en inglés, resulta un expresión genérica al aludir de forma directa a uno de los productos que distingue dicha marca (cosméticos).

   17. Manifiesta, que el signo ROCK & REPUBLIC es arbitrario y merece un mayor ámbito de protección.

   18. Afirma, que el hecho de que en anteriores oportunidades se haya conferido el registro marcario a signos semejantes, no constituye precedente obligatorio. El análisis de registrabilidad de una marca es una facultad discrecional de la autoridad nacional; por lo tanto, debe examinarse cada caso en concreto.

       4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

   19. El Quinto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho de 17 de mayo de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que los signos en conflicto son confundibles entre sí.

       5. RECURSO DE APELACIÓN

       Por parte de la sociedad BANANA REPUBLIC (ITM) INC.

   20. En el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   21. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   22. Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa.

   23. De igual manera se resolverá la consulta realizada: Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

   24. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(…)”.

6. Consideraciones.

25. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

    1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

    2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

    3. Comparación entre signos denominativos compuestos.

    4. Análisis de confundibilidad de signos compuestos por palabras genéricas y descriptivas.

    5. Signos conformados por palabras en idioma extranjero.

    6. Los signos de fantasía. Su grado de oposición.

    7. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro marcario. De oficio, autónomo, motivado e integral.

    1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

26. En el procedimiento administrativo interno se resolvió denegar el registro del signo denominativo BANANA REPUBLIC. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

27. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de...