PROCESO 70-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 70-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g) y 150 de la Decisión 486; con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: “POSITIVO” (mixta). Expediente Interno: 10515-2013

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de julio del año dos mil catorce.

VISTOS:

El Oficio 120-2014-SCS-CS de 6 de mayo de 2014, recibido en este Tribunal vía correo certificado el 16 de mayo de 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 10515-2013.

El Auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

Las partes:

Demandante: Editora Positivo Ltda.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ.

1. Determinación de los hechos relevantes:

   1. El 2 de junio de 2010, Editora Positivo Ltda. solicitó el registro multiclase de la marca de producto y/o servicio POSITIVO (mixta) para distinguir productos en la Clase 16[1] y servicios en la Clase 41[2] de la Clasificación de Niza.

   2. Mediante Resolución 276-2011/DSD-INDECOPI de 7 de enero de 2011, la Dirección de Signos Distintivos determinó lo siguiente: “Primero.- Inscribir en el Registro Multiclase de Marcas de Producto y/o Servicio de la Propiedad Industrial, a favor de Editora Positivo Ltda., la marca POSITIVO y logotipo, para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación de Niza. Segundo.- Denegar el registro de la marca de producto solicitado por Editora Positivo Ltda., en la Clase 41 de la Clasificación de Niza”. En consecuencia, se denegó de oficio el registro del signo solicitado sobre la base de la marca registrada POSITIVO (mixta) que distingue “estudio de diseño gráfico, imprenta, retoque digital, pre-prensa, diseño de folletos” de la Clase 41 de la Clasificación de Niza (Certificado 17273).

   3. El 9 de marzo de 2011, Editora Positivo Ltda. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 276-2011/DSD-INDECOPI.

   4. Mediante Resolución 2326-2011/TPI-INDECOPI de 21 de octubre de 2011, el Tribunal del Indecopi resolvió confirmar la Resolución 276-2011/DSD-INDECOPI.

   5. Editora Positivo Ltda. presenta demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2326-2011/TPI-INDECOPI.

   6. Mediante sentencia de primera instancia, Resolución 6 de 18 de septiembre de 2012, el Octavo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima declaró infundada la demanda contencioso administrativa.

   7. El 9 de octubre de 2012, la demandante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

   8. Mediante sentencia de segunda instancia, Resolución 4 de 20 de mayo de 2012, la Tercera Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia apelada y declaró infundada la demanda contencioso administrativa.

   9. El 4 de julio de 2013, Editora Positivo Ltda. interpuso recurso de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, invocando infracción normativa del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

   10. Mediante Auto calificatorio 10515-2013 de 30 de enero de 2014 se declara procedente el recurso de casación y se solicita interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

2. Fundamentos de la demanda:

   La demandante Editora Positivo Ltda. alegó lo siguiente:

   11. Solicita la nulidad de la Resolución 2326-2011/TPI-INDECOPI. Los signos confrontados presentan diferencias en el plano gráfico y fonético.

   12. En la Clase 41 de la Clasificación de Niza se encuentran registradas marcas, a nombre de terceros, que presentan en su conformación la denominación POSITIVO. Es posible la coexistencia de los signos confrontados.

   13. No existe conexión competitiva entre los servicios de la misma Clase 41 de la Clasificación de Niza. La demandante agrega que “Si bien la publicación de libros y textos que no sean publicitarios, a los que se refiere la marca solicitada, tienen cierta relación con los servicios que distingue la marca registrada; ello no es motivo suficiente, a fin de que se genere riesgo de confusión (…). La publicación de libros y textos son realizados por empresas editoras, en tanto que los servicios de estudio de diseño gráfico, imprenta, retoque digital, pre-prensa, diseño de folletos, son realizados por profesionales independientes”.

3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   El Indecopi contestó la demanda alegando lo siguiente:

   14. Defiende la legalidad de la Resolución 2326-2011/TPI-INDECOPI. Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado en la Clase 16 de la Clasificación de Niza, se concluye que cumple con los requisitos previstos en el artículo 134 de la Decisión 486 y no se encuentra comprendido en las prohibiciones señaladas en los artículos 135 y 136 del dispositivo legal referido.

   15. Se encuentra registrada a favor de Positivo Servicios Gráficos S.A.C. la marca POSITIVO SERVICIOS GRÁFICOS y logotipo (Certificado 17273) que distingue servicios de la Clase 41 de la Clasificación de Niza.

   16. Los signos en cuestión se encuentran destinados a distinguir algunos de los mismos servicios y otros vinculados, ya que la marca registrada distingue: “Estudio de diseño gráfico, imprenta, retoque digital, pre-prensa, diseño de folletos” de la misma Clase 41 de la Clasificación de Niza. Los servicios educativos que pretende distinguir el signo solicitado se incluyen en los servicios de estudio de diseño gráfico que distingue la marca registrada.

   17. La semejanza entre los signos radica en el hecho que incluyen en su conformación la denominación POSITIVO, único elemento denominativo que conforma al signo solicitado y elemento denominativo relevante que conforma la marca registrada. El signo solicitado se encuentra incurso en lo establecido por el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

4. Fundamentos de la primera instancia:

   18. Mediante sentencia de primera instancia, Resolución 6 de 18 de septiembre de 2012, el Octavo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima declaró infundada la demanda contencioso administrativa y confirmó el contenido de la Resolución 2326-2011/TPI-INDECOPI, en el sentido de que el signo solicitado no puede ser registrado en la Clase 41 de la Clasificación de Niza, por ser confundible con la marca registrada POSITIVO (mixta) que distingue “estudio de diseño gráfico, imprenta, retoque digital, pre-prensa, diseño de folletos” de la Clase 41 de la Clasificación de Niza (Certificado 17273).

5. Fundamentos del recurso de apelación:

   La demandante Editora Positivo Ltda. alegó lo siguiente:

   19. La palabra “positivo” es una palabra de uso común en la Clase 41 de la Clasificación de Niza, ya que existen numerosas marcas registradas a nombre de terceros que comparten dicho término.

   20. Dicha palabra es evocativa y sugestiva, por lo tanto, es una marca débil en la Clase 41 de la Clasificación de Niza.

6. Fundamentos de la sentencia de segunda instancia:

   21. Mediante sentencia de segunda instancia, Resolución 4 de 20 de mayo de 2012, la Tercera Sala Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia apelada, declaró infundada la demanda contencioso administrativa, ya que no resulta posible la coexistencia pacífica de los signos confrontados.

7. Fundamentos del recurso de casación:

   22. La demandante Editora Positivo Ltda. alegó la infracción normativa del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

       CONSIDERANDO:

   1. Competencia del Tribunal

   23. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

   24. Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

       Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   25. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada, además de interpretar de oficio los artículos 134 literales a), b) y g) y 150 de la Decisión 486.

   26. En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes:

       DECISIÓN 486

       (…)

       DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

       Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

       Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

       a) las palabras o combinación de palabras;

       b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

       (…)

       g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

       (…)

       Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

       a) sean idénticos o se asemejen, a...