PROCESO 76-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 76-IP-2014

Interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 32 del Tratado de Creación, 121 y 122 del Estatuto, 134 literal a) y 159 de la Decisión 486; con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: "BOCADIN" (denominativa). Expediente Interno: 9630-2013

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de julio del año dos mil catorce.

VISTOS:

El Oficio 131-2014-SCS-CS de 13 de mayo de 2014, recibido en este Tribunal vía correo certificado el 29 de mayo de 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 9630-2013.

El Auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

LAS PARTES:

Demandante: Grupo Bimbo S.A. de C.V.

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), República del Perú.

Alicorp S.A.A.

1. Determinación de los hechos relevantes:

   * El 31 de mayo del 2005, Grupo Bimbo S.A. de C.V. (México) solicitó el registro de la marca de producto BOCADIN (denominativa), para distinguir "dulces; chocolates; confitería; caramelos; gomas dulces; harinas y sus derivados; pan; productos de panadería y pastelería; biscochos; galletas; copos de cereales secos y preparaciones hechas de cereales; café; té; cacao; azúcar; salsas; condimentos; especias; arroz; miel y levaduras" de la Clase 30 de la Clasificación de Niza.

   * Mediante Resolución 13773-2005/OSD-INDECOPI de 18 de octubre de 2005, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado sobre la base de la marca previamente registrada a favor de Alicorp S.A.A., la marca de producto BOCADON (denominativa), inscrita bajo Certificado 68615 que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza.

   * El 11 de noviembre del 2005, Grupo Bimbo S.A. de C.V. interpuso recurso de apelación alegando lo siguiente: "Se encuentra tramitando un acuerdo de consentimiento con Alicorp S.A.A. - titular de la marca base de la denegación - toda vez que la referida empresa se encuentra vinculada empresarialmente con la suya, al ser ambos socios de la empresa Panificadora Bimbo del Perú S.A.C. (empresa que realmente será quien utilizará el signo solicitado en el Perú)". En ese sentido, solicitó "un plazo probatorio para presentar el mencionado acuerdo, solicitando que el presente expediente no sea resuelto hasta la presentación de dicho documento".

   * Mediante proveído de 29 de noviembre del 2005, la Secretaría de la Sala de Propiedad Intelectual indicó que no procede acceder a lo solicitado. Sin perjuicio de lo expuesto, precisó que las partes tienen derecho a presentar todos los documentos que consideren pertinentes hasta antes de emitirse la resolución que ponga fin al presente procedimiento.

   * El 6 de diciembre del 2005, Grupo Bimbo S.A. de C.V. adjuntó copia legalizada del acuerdo celebrado entre su empresa y Alicorp S.A.A., mediante el cual esta última autoriza el registro del signo solicitado. Adicionalmente, adjuntó copia simple de dos certificados de acciones que acreditan que la empresa Bimbo International B.V. (a la cual pertenece Grupo Bimbo S.A. de C.V., siendo ésta la empresa madre de un grupo empresarial) y la empresa Alicorp S.A.A. son accionistas de Panificadora Bimbo del Perú S.A. Finalmente, precisó que en un futuro presentará los documentos pertinentes que acrediten la vinculación entre Bimbo International B.V. y su empresa.

   * Mediante Resolución 339-2006/TPI-INDECOPI de 14 de marzo de 2006, el Tribunal del Indecopi resolvió: "Primero.- No aceptar el acuerdo de coexistencia suscrito entre Grupo Bimbo S.A. de C.V. y Alicorp S.A.A.; Segundo.- Por las consideraciones expuestas, CONFIRMAR la Resolución 13773-2005/OSD-INDECOPI de 18 de octubre de 2005, que denegó el registro de la marca de producto BOCADIN solicitado por Grupo Bimbo S.A. de C.V.".

   * Grupo Bimbo S.A. de C.V. presenta demanda contencioso administrativo, a fin de anular la Resolución 339-2006/TPI-INDECOPI.

   * Mediante sentencia de primera instancia, Resolución 24 de 29 de octubre de 2008, la Primera Sala Permanente Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima declaró infundada la demanda contencioso administrativa.

   * El 16 de diciembre de 2008, la demandante presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

   * Mediante sentencia de segunda instancia de 17 de abril de 2012, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y declaró fundada la demanda contencioso administrativa.

   * El 14 de mayo de 2013, el Indecopi presenta recurso de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, sobre la base de la infracción normativa de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal y 136 literal a) de la Decisión 486.

   * Mediante Resolución de 21 de enero de 2014 se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por el Indecopi y se solicita interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

2. Fundamentos de la demanda:

   La demandante Grupo Bimbo S.A. de C.V. manifestó lo siguiente:

   * Solicita la nulidad de la Resolución 339-2006/TPI-INDECOPI. Presenta un acuerdo de consentimiento con Alicorp S.A.A. - titular de la marca base de la denegación - toda vez que la referida empresa se encuentra vinculada empresarialmente con la suya, al ser ambos socios de la empresa Panificadora Bimbo del Perú S.A.C. (empresa que realmente será quien utilizará el signo solicitado en el Perú). De esta manera, Alicorp S.A.A. autoriza el registro de la marca BOCADIN.

   * "Ambas empresas forman parte del mismo grupo empresarial. PANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A. de la cual es accionista ALICORP S.A.A. es la planta en el Perú de Grupo Bimbo S.A. de C.V. a cargo de fabricar los productos de esta empresa en el Perú".

   * Según el artículo 158 del Decreto legislativo 823: "las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de marcas similares para productos de la misma clase, siempre y cuando que, en opinión de la oficina administrativa competente, la coexistencia no afecte negativamente el interés general de los consumidores".

   * En ese sentido, el registro del signo solicitado no creará confusión alguna respecto al origen empresarial de los productos a distinguirse, pues finalmente los referidos productos tendrán un mismo origen empresarial, más allá del hecho de que legalmente las empresas estén constituidas mediante sociedades distintas. Los competidores no se verán afectados, toda vez que no existe un competidor cuyo derecho de propiedad industrial se esté vulnerando.

   * Existe reiterada jurisprudencia el Indecopi donde se determina que los signos evocativos similares pueden coexistir pacíficamente en el mercado, sin afectar el interés de los consumidores por tratarse de marcas débiles.

3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   El Indecopi contestó la demanda alegando lo siguiente:

   * Se ha verificado que se encuentra registrada a favor de Alicorp S.A.A. la marca de producto BOCADON, inscrita bajo Certificado 68615, que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza.

   * No existe vinculación económica entre ambas empresas: "Existen dos certificados de acciones donde se aprecia que tanto BIMBO INTERNATIONAL B.V. como ALICORP poseían acciones en la empresa PANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A. Dichos documentos no acreditaban la existencia de vinculación económica (en el sentido técnico de la expresión) entre las partes intervinientes en el procedimiento administrativo de registro de marca (y al mismo tiempo partes del convenio de coexistencia presentado) como eran GRUPO BIMBO y ALICORP, sino que ponía en evidencia que una persona...