PROCESO 31-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 31-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), y 150 de la misma normativa, con fundamento en consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 9053-2013. Actor: ROX COMPANY GRODER KG. Marca mixta ROX ENERGY DRINK.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los once días del mes de julio del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 078-2014-SCS-CS de fecha 25 de marzo de 2014, fue recibido por este Tribunal el 9 de abril de 2014, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 9053-2013.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 11 de junio de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: ROX COMPANY GRODER KG.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Litisconsorte Necesario: QUIKSILVER INTERNATIONAL PTY LTD (54TH STREET HOLDING S.Á.RL. antes QS HOLDINGS S.A.R.L.).

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad ROX COMPANY GRODER KG, solicitó el 21 de julio de 2006, el registro como marca del signo mixto ROX ENERGY DRINK, para amparar los siguientes productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza: “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas energizantes”.

   2. El 30 de enero de 2007 la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 001849-2007/OSD-INDECOPI, resolvió denegar de oficio el registro solicitado. Argumentó la existencia de confusión con la marca denominativa ROXY, cuyo titular es la sociedad QUIKSILVER INTERNATIONAL PTY LTD., registrada en el Perú bajo el certificado No. 106575 para amparar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El 15 de febrero de 2007, la sociedad ROX COMPANY GRODER KG, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   4. El 21 de junio de 2007 la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1197-2007/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada, reiterando algunos de los argumentos de la Oficina de Signos Distintivos y adicionando que los signos en conflicto aluden a nombres femeninos derivados del nombre ROXANA.

   5. La sociedad ROX COMPANY GRODER KG, interpuso demanda de impugnación de resolución administrativa.

   6. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Dieciséis de 19 de mayo de 2010, declaró fundada la demanda y ordenó a la entidad demandada el registro del signo solicitado.

   7. El 20 de agosto de 2010, el INDECOPI y la sociedad 54TH STREET HOLDING S.Á.RL. (antes QS HOLDINGS S.A.R.L.), presentaron respectivamente recursos de apelación contra la anterior sentencia.

   8. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia AP No. 93-2012 de 21 de agosto de 2012, confirmó la sentencia impugnada.

   9. El 16 de abril de 2013, el INDECOPI presentó recurso de casación contra la anterior sentencia.

   10. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA

       La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   11. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. El registro solicitado por el demandante corresponde a una marca mixta, mientras el signo que toma como referencia el INDECOPI alude a una marca denominativa.

   12. Argumenta, que no puede determinarse la existencia de riesgo de confusión entre dos (2) signos por el sólo hecho de que compartan una partícula en común: “ROX”. Por lo tanto, la autoridad debe ceñirse al análisis en conjunto de los signos, de donde claramente se desprende su distintividad. Esto también lo ha percibido la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI en reiterados pronunciamientos.

   13. Indica, que la pertinencia de dos (2) productos a una misma clase no prueba que sean semejantes.

   14. Agrega, que los signos en conflicto coexisten pacíficamente en distintos países, como por ejemplo Australia y Chile. Así pues, debe tener acogida el aforismo jurídico que reza: “donde existe la misma razón existe el mismo derecho”.

   15. Sostiene, que el titular de la marca ROXY no se opuso al registro del signo solicitado en Perú, así como tampoco en Argentina, Brasil y Costa Rica.

       3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

       Por parte del INDECOPI.

   16. Indica, que una vez realizado el análisis en conjunto de los signos en conflicto, éstos son confundibles entre sí, desde el punto de vista gráfico y fonético. Por lo tanto se configura el riesgo de confusión directo e indirecto.

   17. Afirma, que carece de sustento el argumento de la coexistencia pacífica de los signos en conflicto en otros países, dado que las leyes nacionales de marcas y propiedad industrial tienen su ámbito territorial de aplicación, determinado por el principio de territorialidad. Adicionalmente debe tenerse en cuenta los diferentes tipos de mercados que presentan los países y la realidad del consumidor local.

       Por parte de la sociedad QS HOLDINGS SARL.

   18. Indica, que los signos en conflicto son confundibles entre sí. Las marcas ROX ENERGY DRINK y ROXY, presentan semejanzas gráfica, fonética y conceptual.

   19. Manifiesta, que el derecho de marcas es territorial. Es la autoridad peruana “la cual aplicando leyes peruanas, decide si una marca es distintiva y si es confundible con otra, sin importar lo que pueda haber dicho la autoridad de Luxemburgo y menos aún la de Chile”.

       4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

   20. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Dieciséis de 19 de mayo de 2010, declaró fundada la demanda y ordenó a la entidad demandada el registro del signo solicitado, argumentando que entre los signos en conflicto no se configura el riesgo de confusión.

   21. Si bien el titular de la marca ROXY no se opone al registro solicitado, en la contestación de la demanda se limita a realizar una descripción de las normas aplicables al caso, sin acreditar la configuración del riesgo de confusión. Adicionalmente, de los anexos que se adjuntan en el expediente administrativo se evidencian que los signos en conflicto coexisten pacíficamente en otros países, sin que se haya demostrado la existencia de un riesgo de confusión entre los consumidores.

       5. RECURSO DE APELACIÓN

       Por parte del INDECOPI.

   22. Además de reiterar en el escrito de recurso de apelación los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, indica que el grado de percepción medio de los consumidores es un criterio de comparación de signos sumamente importante para el cotejo marcario.

       Por parte de la sociedad QS HOLDINGS SARL.

   23. En el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

       6. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

   24. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia AP No. 93-2012 de 21 de agosto de 2012, confirmó la sentencia impugnada, argumentando que el aspecto gráfico y denominativo de la marca mixta ROX ENERGY DRINK le dan la distintividad suficiente, y por ende pueden coexistir sin temor a confusión respecto de su origen empresarial (confusión indirecta).

       7. RECURSO DE CASACIÓN

   25. El INDECOPI en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y el recurso de apelación. Adicionalmente agrega que el carácter arbitrario o de fantasía de la denominación ROXY, reviste de especial protección frente a signos que coincidan en su aspecto ortográfico y fonético; sostiene la irrelevancia de los elementos genéricos “ENERGY DRINK”, para denotar de distintividad a la marca en discusión; y finalmente manifiesta que la denominación ROXY constituye en su integridad la marca registrada, mientras que la denominación ROX, representa el elemento denominativo relevante en el signo solicitado.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   26. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

       La presente se solicita a fin de esclarecer la correcta...