PROCESO 43-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 43-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 30, 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 14, 16, 18 y 19 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 02838-2010-0-1801-JR-CA-07. Actor: MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC. Patente: “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA COMPUESTA POR ÁCIDO NICOTÍNICO U OTRA AGONISTA DEL RECEPTOR DP”.

Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días del mes de junio del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].

VISTOS:

La solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, remitida a este Tribunal mediante Oficio No. 2838-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de fecha 12 de mayo de 2014, y recibido por este Tribunal el mismo día, en el marco del proceso interno No. 02838-2010-0-1801-JR-CA-07.

El auto emitido por el Tribunal el 11 de junio de 2014, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC.

   Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. Las sociedades MERCK & CO. INC. Y MERCK FROSST CANADA & CO. / MERCK FROSST CANADA & CIE, solicitaron el 6 de mayo de 2004 el otorgamiento de la patente de invención denominada: “PROCEDIMIENTOS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA TRATAR ATEROSCLEROSIS, DISPLIDEMIAS Y AFECCIONES RELACIONADAS”. Esta solicitud se presentó reivindicando prioridad por la solicitud extranjera No. 60/470.665 presentada el 15 de mayo de 2003 en los Estados Unidos de América.

   2. Mediante proveído del 22 de junio de 2005, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI modificó el título de la solicitud por “COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA COMPUESTA POR ÁCIDO NICOTÍNICO U OTRA AGONISTA DEL RECEPTOR DE ÁCIDO NICOTÍNICO Y UN ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DP”, en la idea de que la denominación de las invenciones guarde relación adecuada con el objeto que se quiere patentar.

   3. El 02 de febrero de 2006, las sociedades MERCK & CO. INC. Y MERCK FROSST CANADA & CO. / MERCK FROSST CANADA & CIE, adjuntaron nuevo pliego de reivindicaciones.

   4. El 28 de febrero de 2006, las sociedades MERCK & CO. INC. Y MERCK FROSST CANADA & CO. / MERCK FROSST CANADA & CIE presentaron escrito indicando que el co-solicitante MERCK FROSST CANADA & CO. / MERCK FROSST CANADA & CIE, ha cedido sus derechos sobre la solicitud de patente de invención a favor de MERCK FROSST CANADA LTD.

   5. El 04 de abril de 2008, se emitió el Informe Técnico AB 23-2008, mediante el cual se señaló que: “i) Las reivindicaciones 5 a 10, 12, 13, 15 a 20, 22, 23 y 25 a 30 no cumplen con el requisito de claridad, concisión y soporte establecido en el artículo 30 de la Decisión 486; ii) Las reivindicaciones 1 a 4, referidas a un uso, no son susceptibles de ser protegidas de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 486; iii) Las reivindicaciones 11 y 14 no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486; y iv) Las reivindicaciones 21 y 24 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486”.

   6. El 7 de agosto de 2008, las sociedades MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC., dieron respuesta al Informe Técnico mencionado. Adjuntaron un nuevo pliego de reivindicaciones, dos (2) artículos como anexos 1 y 2 que versan “sobre el producto TREDAPTIVE de Merck (también conocido como CORDAPTIVE), y realizaron una serie de precisiones en torno al carácter novedoso e inventivo de la patente solicitada, acompañando los respectivos medios probatorios.

   7. El 12 de septiembre de 2008, se emitió el Informe Técnico AB 23-2008/A, mediante el cual se señaló que: “i) Las reivindicaciones 1 a 15 no cumplen con los requisitos de claridad y concisión del artículo 30 de la Decisión 486”.

   8. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 1262-2008/DIN-INDECOPI de 27 de octubre de 2008, denegó la patente de invención solicitada.

   9. Las sociedades MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC., presentaron Recurso de Reconsideración contra el anterior acto administrativo, señalando que adjuntan nuevo pliego de reivindicaciones y documentos que prueban que la solicitud de patente de invención que se pretende ha sido concedida en Panamá, Singapur, Euroasia (incluye Belarus, Kazahstan y Rusia), China y Corea.

   10. Mediante proveído del 24 de noviembre de 2008 se admitió el recurso, pero se ordenó que no se evalúe el nuevo pliego de reivindicaciones.

   11. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 46-2009/DIN-INDECOPI de 20 de enero de 2009, declaró infundado el recurso interpuesto.

   12. Las sociedades MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC., presentaron Recurso de Apelación contra el anterior acto administrativo. La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI dispuso la realización de un Informe Técnico sobre los argumentos presentados en el referido Recurso.

   13. El 11 de enero de 2010, se emitió el Informe Técnico PCG 89-2009, mediante el cual se señaló que: “i) Las reivindicaciones 1 a 15 no cumplen con los requisitos de claridad, concisión y sustento del artículo 30 de la Decisión 486”.

   14. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 0252-2010/TPI-INDECOPI de 25 de enero de 2010, resolvió el Recurso de Apelación, confirmando el acto administrativo recurrido.

   15. Las sociedades MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC., presentaron demanda contencioso administrativa pretendiendo la nulidad del anterior acto administrativo, la Resolución No. 46-2009/DIN-INDECOPI, la Resolución No. 1262-2008/DIN-INDECOPI, y de todo lo actuado hasta el momento, argumentando que se conculcó el derecho de defensa con relación al Informe Técnico AB 23-2008. Subsidiariamente, solicitaron: i) Que se conceda en todos sus extremos el recurso de reconsideración interpuesto en el cual se incorporó un nuevo pliego; ii) Que se les permita ejercer su derecho de defensa con relación al Informe Técnico PCG 889-2009.

   16. El Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución No. 11 de 24 de abril de 2013, declaró infundada la demanda en todos sus extremos.

   17. Las sociedades MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC., presentaron Recurso de Apelación contra la anterior sentencia.

   18. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

       La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   19. Manifiesta, que los Informes Técnicos AB 23-2008 y PCG 889-2009, no fueron notificados y, por lo tanto, se vulneró el derecho de defensa. En consecuencia, se transgredió el debido proceso.

   20. Sostiene, que dichos principios han sido protegidos por el Tribunal Constitucional, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, y la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima.

   21. Indica, que la normativa andina permite que el solicitante pueda variar su solicitud de patente, hasta antes de que la autoridad nacional competente dicte resolución que agote la vía administrativa. El INDECOPI conculcó dicha posibilidad al no considerar el nuevo pliego que se acompañó en el recurso de reconsideración; agrega que se desconoce así la supremacía de las normas comunitarias.

       3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

       El INDECOPI contestó la demanda con base en los siguientes argumentos:

   22. Indica, que la demandada nunca alegó en la vía gubernativa que la falta de notificación del Informe Técnico AB-23-2008/A, haya vulnerado su derecho de defensa. Por lo tanto, resulta atentatorio contra el principio de la congruencia que se pretenda alegar en sede judicial.

   23. Manifiesta, que la notificación del Informe Técnico PCG 89-2009 resultaba innecesaria, ya que de la lectura de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, se desprende que el INDECOPI no tenía la obligación de notificarlo.

   24. Sostiene, que el segundo párrafo del artículo 45 establece que es potestativo de la Entidad notificar una segunda o sucesivas inconformidades, luego de que el solicitante absolviera la primera.

   25. Agrega, que el artículo 46 establece la obligatoriedad de notificar el informe de expertos o de...