PROCESO-36-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 036-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal h), 150, 224 y 228 de la Decisión 486.

Marca: SF SCUDERIA FERRARI y logotipo.

Actor: sociedad FERRARI S.P.A.

Proceso interno Nº. 9235-2013.

Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil catorce.

VISTOS:

El 25 de abril de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 9235-2013;

El auto de 29 de mayo de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

* PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: Sociedad FERRARI S.P.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: Sociedad PRESCRIPTION DATA S.A.A., PRESDAT S.A.C.

* DATOS RELEVANTES.

* Hechos.

* El 27 de julio de 2007, la sociedad FERRARI S.P.A. solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo SF SCUDERÍA FERRARI y logotipo constituida por "la figura rectangular de fondo color rojo conteniendo la denominación ESCUDERIA FERRARI escrita en letras características en colores negro y blanco conteniendo un paralelogramo de líneas color negro y fondo color blanco conteniendo un paralelogramo de color rojo y borde color negro con la representación de un escudo de color amarillo conteniendo el diseño estilizado de un caballo rampante y las letras S F escritas en forma característica en color negro y dos líneas angulares en colores blanco y verde, al lado derecho se aprecia las letras S F escritas en forma característica en colores negro y blanco, todo dentro de dos líneas horizontales en colores blanco y negro (...)", para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

* A la mencionada solicitud no se presentaron oposiciones.

* Por Resolución Nº. 599-2008/OSD-INDECOPI, de 11 de enero de 2008, la Oficina de Signos Distintivos negó el registro del signo solicitado por considerar que es confundible con la marca SF NET (mixta) registrada a favor de la sociedad PRESCRIPTION DATA S.A.A. para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

* El 23 de enero de 2008, la sociedad FERRARI S.P.A interpuso recurso de apelación.

* El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1720-2008/TPI-INDECOPI, de 15 de julio de 2008, confirmó la Resolución impugnada.

* El 22 de octubre de 2008, la sociedad FERRARI S.P.A. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución Nº. 13, de 1 de julio de 2010, donde la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda contenciosa administrativa y, en consecuencia, nula la resolución impugnada.

* Contra dicha Providencia, el 24 de septiembre de 2010, el INDECOPI interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que por Resolución de 28 de agosto de 2012, confirmó la sentencia apelada.

* El 16 de enero de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 16 de enero de 2014, dispuso la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

* Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad FERRARI S.P.A. interpone demanda en la que manifiesta que:

* Se violó el artículo 134 de la Decisión 486. La Resolución impugnada se contradice en el sentido de que "no obstante de reconocer que los signos presentan diferencias en el plano fonético y gráfico, (...), fuerza una supuesta confundibilidad entre los mismos aduciendo un supuesto riesgo de confusión indirecta (sic)".

* La Autoridad Administrativa, va en contra del criterio de la visión en conjunto y se contradice a sí misma, al apreciar los signos ya no de manera conjunta sino en función a sus elementos considerados de manera aislada, y lo más grave desconoce al público usuario y cambia el valor relevante que ya le había dado a los signos.

* Se desconoció el aspecto figurativo relevante de la figura del caballo rampante y de la expresión SCUDERIA FERRARI. Se dio mayor importancia a las letras SF.

* Erróneamente la Autoridad Administrativa se basa en la confusión indirecta entre los signos.

* La marca goza de prestigio y reputación a nivel mundial.

* Considera las marcas "en función al elemento denominativo, y no considerando las marcas en forma integral y conjunta, lo que vicia de invalidez la Resolución materia de impugnación, pues el INDECOPI deniega el registro de la marca solicitada centrando su análisis sólo en las letras presentes sin valorar el conjunto marcario".

* Entre los signos en conflicto no hay confusión por lo que pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

* La parte figurativa de su signo constituida por la figura de un caballo encabritado, ha adquirido notoriedad en el mercado pues es un distintivo que identifica a una de las más prestigiosas marcas de automóviles como es la marca FERRARI.

* En el procedimiento administrativo no se presentaron oposiciones.

* Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI, presenta contestación a la demanda manifestando que:

* Sobre el argumento de la demandante de que los signos en conflicto no son confundibles, considera que dichos signos sí podrían causar confusión en el público consumidor ya que analizados en su conjunto son similares.

* En los signos confrontados se debe analizar tanto el elemento denominativo como el elemento gráfico.

* Si bien entre los signos en conflicto existen diferencias gráficas y fonéticas, éstas no son suficientes para determinar el riesgo de confusión ya que en el caso presente se da una confusión indirecta.

* Fundamentos jurídicos de la contestación por parte del tercero interesado.

* No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de la sociedad PRESDAT S.A.C. tercero interesado en el proceso.

* Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia emite su pronunciamiento basándose en que:

* Al analizar los signos en conflicto se debe tener una visión en conjunto de los mismos sin descomponerlos, de donde se concluirá que entre los signos en pugna no existe riesgo de confusión indirecto, respecto al origen empresarial de ambas marcas "básicamente porque la combinación de las letras SF no es la más relevante de la impresión en conjunto de cada uno de los signos".

* Se debe tomar en cuenta que el signo cuyo registro se pretende forma parte de una familia de marcas de prestigio y notoriedad a nivel mundial.

* Afirma que la inexistencia de oposición no determina que la autoridad administrativa realice un adecuado examen de registrabilidad.

* Declara fundada la demanda y en consecuencia nula la Resolución impugnada.

* Fundamentos jurídicos del recurso de apelación.

El INDECOPI, presenta recurso de apelación en los siguientes términos:

* La sentencia de primera instancia, erróneamente concluyó que entre los signos en conflicto no existe riesgo de confusión indirecta.

* Afirma que también se incurrió en error al considerar que el signo solicitado forma parte de una familia de marcas notoriamente conocida.

* Expone los mismos argumentos que en su contestación a la demanda. Agregando que la notoriedad debe ser probada por quien la alega.

* Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación.

* No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

* Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Segunda Instancia.

La Sentencia de Segunda Instancia se fundamenta en que:

* Entre los signos en...