PROCESO 63-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 63-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: LAS DUNAS DE ICA (denominativa). Expediente Interno: 11789-2009-0-1801-JR-CA-02

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 11 días del mes de julio del año dos mil catorce.

VISTOS:

El Oficio 11789-2009-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 13 de mayo de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 11789-2009-0-1801-JR-CA-02.

El Auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

Las partes:

Demandante: Inversiones en Turismo S.A.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero interesado: Agrhicol S.A.C.

1. Determinación de los hechos relevantes:

   1. El 3 de abril de 2008, Agrhicol S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto LAS DUNAS DE ICA para distinguir “bebidas alcohólicas, aperitivos, aguardientes de uva, licores digestivos, bebidas alcohólicas destiladas, vinos y bebidas espirituosas” de la Clase 33 de la Clasificación de Niza.

   2. El 6 de junio de 2008, Inversiones en Turismo S.A. formuló oposición a la solicitud de registro del signo solicitado sobre la base de la marca de servicio HOTEL LAS DUNAS SUN RESORT ICA-PERÚ y logotipo (Certificado 36394) que distingue servicios de la Clase 43 de la Clasificación de Niza, con la cual considera que el signo solicitado resulta confundible.

   3. Mediante Resolución 735-2008/CSD-INDECOPI de 19 de noviembre de 2008, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada por Inversiones en Turismo S.A. y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado.

   4. El 9 de diciembre de 2009, Agrhicol S.A.C. interpuso recurso de apelación argumentando la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos en cuestión, así como la inexistencia de conexión competitiva.

   5. Mediante Resolución 2242-2009/TPI-INDECOPI de 4 de septiembre de 2009, el Tribunal del Indecopi resolvió revocar la Resolución 735-2008/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, otorgar el registro del signo solicitado.

   6. El 11 de diciembre de 2009, Inversiones en Turismo S.A. presentó demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2242-2009/TPI-INDECOPI.

   7. Mediante sentencia de 10 de septiembre de 2012, el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda, al considerar que los signos confrontados son similares al grado de causa riesgo de confusión.

   8. El 25 de septiembre de 2012, el Indecopi presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.

   9. En segunda instancia, la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, procede a suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los siguientes términos:

   ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos y servicios de distinta clase distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486?

   .

2. Fundamentos de la demanda:

   La demandante Inversiones en Turismo S.A. argumentó lo siguiente:

   10. Es titular de la marca de servicio HOTEL LAS DUNAS SUN RESORT ICA-PERÚ y logotipo (Certificado 36394) que distingue servicios de la Clase 43 de la Clasificación de Niza, con la cual considera que el signo solicitado resulta confundible.

   11. El signo solicitado LAS DUNAS DE ICA reproduce íntegramente los elementos principales de su marca registrada. En efecto, el elemento que destaca en ambos signos está dispuesto por la frase LAS DUNAS lo que producirá riesgo de confusión indirecto en el consumidor.

   12. Por ello, el usuario de los servicios de restaurant, atención de bebidas y hotelería que distingue la marca registrada, puede llegar a pensar que empresas dedicadas a ese giro de negocio pueden comercializar vinos u otras bebidas, como las que pretende distinguir el signo solicitado, más aun si tales productos pueden ser comercializados en el ejercicio de los servicios antes señalados: tal es el caso de la marca QUEIROLO, que identifica tanto bebida alcohólicas como un establecimiento que brinda servicios de bar. Asimismo, la marca OCUCAJE es utilizada para brindar servicios de hotelería y para identificar productos como el vino y pisco. En ese sentido, existe conexión competitiva entre los productos y servicios antes señalados. La marca registrada ha identificado servicios de la Clase 43 de la Clasificación de Niza por más de 25 años y mediante el registro del signo solicitado existiría un aprovechamiento indebido de la reputación ganada.

3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   El Indecopi contestó la demanda señalando que:

   13. Defiende la legalidad de la Resolución 2242-2009/TPI-INDECOPI de 4 de septiembre de 2009, mediante la cual se resolvió revocar la Resolución 735-2008/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, otorgar el registro del signo solicitado.

   14. No existe conexión competitiva entre los productos y los servicios de las Clases 33 y 43 de la Clasificación de Niza.

   15. Los signos confrontados comparten el elemento relevante LAS DUNAS, por lo que son similares. Sin embargo, “a pesar de la identidad fonética de los signos, dadas las diferencias gráficas y la inexistencia de conexión competitiva, se determina que es posible su coexistencia pacífica en el mercado”.

       El tercero interesado Agrhicol S.A.C. señaló lo siguiente:

   16. Como prueba de la inexistencia de semejanza y confusión entre los signos, la marca registrada de la demandante ha coexistido con la marca del producto LAS DUNAS registrada bajo Certificado 46338 en la Clase 33 de la Clasificación de Niza.

   17. Los productos que pretende distinguir el signo solicitado tienen distinta naturaleza y finalidad que los servicios que distingue la marca registrada, ya que en el caso de las bebidas alcohólicas tienen como finalidad acompañar un plato de comida o amenizar una reunión social, mientras que en el caso de los servicios de hotelería y alojamiento brinda complementariamente el servicio de restaurante y atención en comidas y bebidas. Además, no es usual ni común que un hotel sea una empresa vitivinícola o una industria de licores.

   18. Los productos y servicios antes señalados tienen diferentes canales de comercialización y distribución, ya que los servicios de hotelería y alojamiento constituyen servicios especializados ofrecidos a través de operadores turísticos. En cambio, las bebidas alcohólicas se comercializan en locales abiertos al público y son de venta masiva. En este sentido, no existe conexión competitiva entre los productos y servicios antes referidos. Debe tenerse en cuenta que la demandante nunca tuvo interés en registrar para sí alguna marca en la Clase 33 de la Clasificación de Niza, ni se dedica al negocio vitivinícola.

   19. Desde el punto de vista gráfico, los signos presentan una distinta extensión. Lo que determina una impresión visual de conjunto diferente. El signo solicitado se pronuncia con seis golpes de voz mientras que la marca registrada con ocho golpes de voz, por lo que los signos presentan una diferente pronunciación y entonación, no existiendo semejanza fonética entre ellos. El signo solicitado hace referencia a unas dunas en Ica y la marca registrada refiere a un hotel/resort ubicado en Ica, lo que determinó la inexistencia de semejanza conceptual.

4. Fundamentos de la sentencia de primera instancia:

   Mediante sentencia de 10 de septiembre de 2012 se declaró fundada la demanda, al considerar lo siguiente:

   20. Los signos confrontados son similares al grado de causa riesgo de confusión, ya que existe conexión competitiva entre los productos y servicios a distinguir. Su coexistencia en el mercado inducirá a confusión al consumidor quien podría asociar el origen empresarial de los mismos.

5. Fundamentos del recurso de apelación:

   21. El Indecopi presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial y reiteró los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda. Agregó que existe “una motivación inexistente o, en el mejor de los escenarios, absolutamente deficiente, lo cual importa una vulneración del principio de razón suficiente”.

       CONSIDERANDO:

   1. Competencia del Tribunal

   22. Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

   23. Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

   2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   24. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada. Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal considera pertinente interpretar, de oficio, los artículos 134 literal a) y 150 de la misma...