PROCESO 01-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 01-IP-2014

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 5043-2013. Actor: MISONIC S.A. Marca mixta DURANATIONAL.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y nueve días del mes de mayo del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 362-2013-SCS-CS de fecha 6 de diciembre de 2013, fue recibido por este Tribunal el 8 de enero de 2014, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 5043-2013.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: MISONIC S.A.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad MISONIC S.A., solicitó el 26 de febrero de 2007 el registro como marca del signo mixto DURANATIONAL, para amparar los siguientes productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza: “radios, antenas, televisores, audífonos, alarmas, balanzas, calculadoras, cámaras de videos, toma corrientes, extintores, detectores, cámaras fotográficas, discos, programas de juego, amplificadores y receptores de teléfonos”.

   2. El 11 de abril de 2007, una vez publicada la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano”, la sociedad INVERSIONES INGRID S.A., formuló oposición con base en su marca denominativa DURABRAND, registrada en Perú para amparar productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El 24 de agosto de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 014014-2007/OSD-INDECOPI, resolvió declarar infundada la oposición presentada y denegó de oficio el registro solicitado. Basó su decisión en la existencia de los siguientes signos distintivos:

      • Marca mixta NATIONAL, registrada en Perú a nombre de la sociedad MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL Co., Ltd, bajo el certificado No. 66233, para amparar los siguientes productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza: “pila seca, pila de aire, pila de mercurio, pila alcalina, pila de niquel, pila de óxido de plata, pila de combustible y pila solar.”

      • Marca mixta NATIONAL, registrada en Perú a nombre de la sociedad MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL Co., Ltd, bajo el certificado No. 76305, para amparar los siguientes productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza: “pilas, pilas secas y pilas recargables.”

      • Marca mixta NATIONAL SEMICONDUCTOR, registrada en Perú a nombre de la sociedad NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION, bajo el certificado No. 7769, para amparar los siguientes productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza: “aparatos electrónicos, circuitos integrados, componentes separadores de circuitos electrónicos, circuitos electrónicos híbridos, tablero de circuitos, paquete de circuitos integrados, fichas semiconductoras; programas de ordenadores (registrados); periféricos de computadoras”.

   4. El 24 de septiembre de 2007, la sociedad MISONIC S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. El 17 de abril de 2008, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0940-2008/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 014014-2007/OSD-INDECOPI.

   6. La sociedad MISONIC S.A., interpuso demanda contencioso administrativa contra las anteriores Resoluciones.

   7. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve de 2 de junio de 2010, declaró fundada la demanda, nulos los actos administrativos demandados, y en consecuencia ordenó el registro de la marca solicitada.

   8. El INDECOPI presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   9. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia de 17 de noviembre de 2011, revocó la sentencia apelada, y reformándola la declaró infundada.

   10. La sociedad MISONIC S.A., presentó recurso extraordinario de casación contra la anterior sentencia.

   11. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

       La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   12. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico, fonético y visual. El término DURA, junto con los elementos gráficos, le otorgan suficiente distintividad al signo solicitado.

   13. Indica, que los productos que amparan no tiene conexión competitiva.

   14. Manifiesta, que el INDECOPI no siguió sus propios precedentes.

   15. Agrega, que el hecho de que los signos en conflicto compartan la partícula NATIONAL, no significa que generen confusión indirecta.

       3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

       El INDECOPI contestó la demanda con base al siguiente argumento:

   16. Indica, que los signos en conflicto son confundibles.

   17. Argumenta, que la partícula DURA se encuentra en varias marcas registradas a favor de terceros; además, es descriptiva. Por lo tanto, resulta irrelevante su presencia al momento de realizar el examen comparativo.

   18. Sostiene, que en el presente caso hay riesgo de confusión indirecta por la conexión competitiva entre los productos que amparan los signos en conflicto. El público consumidor podría pensar que tienen un mismo origen empresarial.

       4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

   19. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Nueve de 2 de junio de 2010, declaró fundada la demanda, argumentando que entre los signos en conflicto no se configura el riesgo de confusión y, en consecuencia, es posible la coexistencia de las marcas en el mercado. Sostuvo que la palabra NATIONAL tiene un carácter general y conocido en el lenguaje común. Por lo anterior, tiene poca distintividad.

       5. RECURSO DE APELACIÓN.

   20. El INDECOPI en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

       6. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

   21. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia de 17 de noviembre de 2011, revocó la sentencia apelada, y reformándola, declaró infundada la demanda, argumentando que entre los signos en conflicto se configura el riesgo de confusión.

       7. RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN.

   22. La sociedad MISONIC S.A., en su escrito de casación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. Agregó lo siguiente:

       • Indica, que NATIONAL es un término de uso común en la clase 9 de la Clasificación Internacional; por ende, se debe suprimir su análisis dentro del cotejo de las denominativas existentes.

       • Sostiene, que las marcas de fantasía son aquellas compuestas por denominaciones en otros idiomas. Como la marca NATIONAL es una marca de fantasía, debe suprimirse al realizar el cotejo marcario.

       • Argumentó, que cuando la comparación entre marcas sea referente a una marca mixta, como sucede con los signos en conflicto, se tendrá que verificar cuál de los elementos, “figurativo o denominativo”, es el que más prevalece.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   23. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

       La presente se solicita a fin de esclarecer la correcta interpretación prejudicial y debida aplicación de la Decisión 486

       .

   24. Se interpretarán normas de la Decisión 486, pero, de oficio, se limitará la interpretación a las siguientes normas: artículos 134 literales a), b) y g), y 136 literal a).

   25. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

       DECISIÓN 486

       (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…)

Artículo 136

No podrán...