PROCESO 06-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 06-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal b), 150, 190, 191, 192, 224, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2011-00116. Actor: C.I. McCORMICK & COMPANY INCORPORATED. Marca mixta MC.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y nueve días del mes de mayo del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio N° 026 de fecha 16 de enero de 2014, fue recibido por este Tribunal en la misma fecha, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2011-00116.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: McCORMICK & COMPANY INCORPORATED.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceros Interesados: McDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD.

   MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC.

   McDONALD´S CORPORATION.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad McCORMICK & COMPANY INCORPORATED, solicitó el 21 de octubre de 2005 el registro como marca del signo mixto MC, para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente: “Extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, salsas de frutas; aceites y grasas comestibles; caldos, caldos mixtos; sopas mixtas; salsas para pasabocas y mezclas de salsas, base de caldo con sabor a carne y pollo; corteza de frutas procesadas; semillas comestibles procesadas; cubiertas o adiciones para ensaladas”.

   2. La sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC, formuló oposición con base en los siguientes signos distintivos:

      • Nombre comercial MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA PRODUCTOS MAC.

      • Marcas mixtas MAC, registradas en Colombia para las clases 1, 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marcas mixtas y denominativas GUISAMAC, registradas en Colombia para la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La sociedad McDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD., formuló oposición con base en los siguientes signos distintivos:

      • Marcas mixtas y denominativas MCDONALD´S, registradas en Colombia para la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marcas denominativas MC, registradas en Colombia para las clases 29 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 15639 de 31 de marzo de 2009, resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro solicitado.

   5. Las sociedades McDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD. y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC, presentaron respectivamente, recurso de reposición y en subsidio apelación.

   6. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las Resoluciones Nos. 25385 de 22 de mayo de 2009 y 39834 de 31 de julio de 2009, resolvió respectivamente los recursos de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo los recursos de apelación.

   7. El 15 de octubre de 2009, la sociedad McDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD., solicitó el desistimiento de la oposición en contra de la solicitud de registro como marca del signo mixto MC.

   8. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 61255 de 5 de noviembre de 2010, confirmó el artículo primero de la resolución impugnada, en el sentido de declarar infundada la oposición presentada por la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA PRODUCTOS MAC; aceptó el desistimiento; y negó, de oficio, el registro solicitado. Basó su decisión en la confundibilidad con la marca denominativa MC, previamente registrada en Colombia mediante el certificado No. 400825, a nombre de la sociedad McDONALD´S CORPORATION.

   9. La sociedad McCORMICK & COMPANY INCORPORATED, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución No. 61255 de 5 de noviembre de 2010, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   10. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

       La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   11. Manifiesta, que el signo mixto MC es una marca derivada de las marcas ya registradas McCORMICK (mixtas) para las clases 29, 30, 31. La sociedad McCORMICK & COMPANY INCORPORATED es titular de las marcas McCORMICK (mixtas) desde el año de 1897; la primera versión de la marca MC fue utilizada en el año de 1938, por lo que goza de anterioridad en su uso frente a los signos en conflicto. En Colombia la marca MC (mixta) fue inscrita el 16 de agosto de 1974 bajo el certificado No. 83059 como un elemento de la marca MC CORMICK (mixta).

   12. Expresa, que el diseño del signo solicitado es completamente distintivo.

   13. Señala, que los signos en conflicto son distinguibles entre sí. Se presentan pruebas que corroboran la aludida distintividad. Concluye que el desistimiento presentado por la sociedad McDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD., es una muestra de que los signos en conflicto pueden coexistir; no se configura el riesgo de confusión.

   14. Expresa, que las marcas mixtas MC y McCORMICK son notoriamente conocidas a nivel Internacional y en Colombia. Se presentan pruebas que demuestran la mencionada notoriedad.

   15. Indica, que las letras “MC” son una expresión de uso común, y por lo tanto, no es posible otorgar un monopolio exclusivo sobre éstas a un solo competidor.

       3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   16. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

       • Indica, que el signo mixto MC no reviste de fuerza distintiva; es confundible con la marca denominativa MC, registrada anteriormente para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, se configura el riesgo de confusión o de asociación.

   17. Por parte de los Terceros Interesados.

       • Las sociedades McDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY, LTD., y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC, no contestaron la demanda.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   18. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486.

   19. Se realizará la interpretación solicitada. De oficio, se hará la interpretación de los artículos 134 literal a), b) y g), 136 literal b), 150, 190, 191, 192, 224, 228 y 229 de la misma normativa.

   20. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

.

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y...