PROCESO 04-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 04-IP-2014

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 190, 191 y 192 de la misma Decisión 486.

Marca: SWEET GARDEN (denominativa).

Actor: Sociedad DESARROLLO ALIMENTICIO JC S.A.C.

Proceso interno Nº. 6488-2013.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

--------------------------------------------------------------------------------

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce.

VISTOS:

El 13 de enero de 2014, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, relativa al artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 6488-2013;

El auto de 20 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

* PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: Sociedad DESARROLLO ALIMENTICIO JC S.A.C.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: sociedad GARDEN HOTEL S.A.

* DATOS RELEVANTES.

* Hechos.

* El 16 de abril de 2007, la sociedad DESARROLLO ALIMENTICIO JC S.A.C. solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo SWEET GARDEN (denominativo) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, en especial "servicios de restauración (alimentación), cafetería, bar, panadería, pastelería, restaurante de autoservicio, snack, heladería, servicio de comida a domicilio, expendio de comidas, bebidas, jugos.

* El 30 de mayo de 2006, presentó oposición la sociedad GARDEN HOTEL S.A. sobre la base de su marca GARDEN HOTEL (denominativa) registrada para distinguir servicios de la Clase 43 y de su nombre comercial GARDEN HOTEL S.A. usado para distinguir actividades comerciales relacionadas con los servicios de la Clase 43.

* Por Resolución Nº. 014713-2007/OSD-INDECOPI de 11 de septiembre de 2007 la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y concedió el registro del signo solicitado.

* El 4 de octubre de 2007, la sociedad GARDEN HOTEL S.A. interpuso recurso de apelación.

* El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1368-2008/TPI-INDECOPI de 10 de junio de 2008, REVOCÓ la Resolución impugnada y, en consecuencia denegó el registro de la marca de servicio solicitada.

* La sociedad DESARROLLO ALIMENTICIO JC S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución Nº. 1368-2008/TPI-INDECOPI.

* La demanda contencioso administrativa fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número once, de 11 de agosto de 2010, donde la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda y, en consecuencia, nula la resolución impugnada.

* Contra dicha Providencia el INDECOPI y la sociedad GARDEN HOTEL S.A. interpusieron recurso de apelación.

* El recurso de apelación fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que por Resolución de 28 de agosto de 2012, confirmó la sentencia apelada.

* El INDECOPI y la sociedad GARDEN HOTEL S.A. interpusieron recurso de casación, el cual fue declarado procedente por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, que por Providencia de 12 de septiembre de 2013, dispuso la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

* Fundamentos de la demanda.

La sociedad DESARROLLO ALIMENTICIO JC S.A.C. interpone demanda en la que manifiesta:

* En la Resolución impugnada ha quedado claro "que las marcas en conflicto son fonética y visualmente distintas, por tanto se ha descartado el riesgo de confusión directa; sin embargo el Tribunal de Indecopi ha señalado que existe riesgo de confusión indirecta entre las marcas, siendo esta la controversia a dilucidar en el presente proceso".

* Entre los signos en conflicto no existe conexión competitiva. El signo solicitado "pretende distinguir productos de alimentación pero productos dulces, es decir, productos derivados de la pastelería (...). Entonces los consumidores acudirán a dichos establecimientos con la idea de comprar tortas dulces (...). En cambio, la marca `Garden Hotel' distingue los servicios básicamente de hospedaje o alojamiento (...) si bien es cierto también brindan alimentación a sus huéspedes, este viene a ser un servicio complementario (...) el público acudirá a dichos establecimientos con la idea de buscar alojamiento".

* No existe dicha conexión ya que "su naturaleza y finalidad es otra (alojamiento, contra alimentación), no se expenden a través de los mismos canales de comercialización toda vez que los servicios que distingue la marca de los recurrentes será comercializada en el rubro de establecimientos que brindan alimentación y con mayor énfasis con las panaderías y pastelerías, mientras que los servicios que distingue la marca opositora se comercializa en el rubro hotelero; y no son dirigidos al mismo público consumidor, (consumidores que buscan alimentarse, contra consumidores que buscan alojamiento), es decir son dos tipos de consumidores que buscan satisfacer necesidades particulares".

* Existen varios registros que contiene la palabra GARDEN "y no por ello el consumidor va a pensar que dicha marca proviene de Garden Hotel S.A.".

* Fundamentos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI, presenta contestación a la demanda manifestando que:

* En los hechos, manifiesta que la oposición se basó en que los signos en conflicto comparten la denominación GARDEN y que los términos HOTEL y SWEET son de uso frecuente. Y que el significado de las denominaciones GARDEN (jardín), SWEET (dulce) y HOTEL (centro de alojamiento) difieren entre sí.

* En el presente caso "los signos en cotejo, no sólo identifican servicios y/o actividades conectados competitivamente, sino que distinguen exactamente lo mismo", ambos distinguen servicios de la Clase 43. De igual manera existe conexión competitiva con el nombre comercial del oponente.

* Se tiene signos similares que identifican los mismos servicios por lo que se configura el riesgo de confusión.

* Fundamentos de la contestación por parte del tercero interesado.

La sociedad GARDEN HOTEL S.A. contesta la demanda diciendo:

* Que es titular de la marca y del nombre comercial GARDEN HOTEL para distinguir servicios de la Clase 43 por lo que tienen derecho de uso exclusivo de dichos signos.

* "(...) existe conexión competitiva entre algunos de los servicios en controversia, los cuales resultan semejantes, debido a que la marca solicitada incluye la denominación GARDEN que es idéntica a los elementos más relevantes de los signos registrados".

* "(...) si bien los signos no son idénticos, sí son semejantes y como existe conexión competitiva entre los servicios (restauración) y actividades económicas (restauración), cafetería, bar, es lógico que existe riesgo de confusión indirecta entre los signos en conflicto".

* Fundamentos de la Resolución de Primera Instancia.

La Resolución de Primera Instancia emite su pronunciamiento basándose en que:

* No existe conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos en conflicto.

* El hecho de que compartan la palabra GARDEN no significa que entre ellos exista riesgo de confusión

* "(...) entre las marcas en conflicto, existen evidentes y notorias diferencias fonéticas y visuales, lo que hace posible que el público consumidor pueda percibir y recordar las diferentes grafías y sonidos existentes entre los mismos, dado que no existe identidad o similitud entre los referidos signos al grado de inducir a confusión al público consumidor visto desde una comparación integral, y no sesgada".

* Por lo tanto, corresponde conceder el registro del signo solicitado.

* Fundamentos del recurso de apelación.

El INDECOPI, presenta recurso de apelación en los siguientes términos:

* Reafirma la...