PROCESO 08-IP-2014
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO 8-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 221 y 222 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “ACEITE DE OLIVA DEL OLIVAR DE SAN ISIDRO” (mixta). Expediente Interno: 00178-2010-0-1801-JR-CA-03.
Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil catorce.
VISTOS:
El Oficio 178-2010-0 / 8va SECA-CSJLI-PJ de 21 de enero de 2014, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 00178-2010-0-1801-JR-CA-03.
El Auto de 12 de febrero de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.
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Las partes:
Demandante: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ
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Determinación de los hechos relevantes:
– El 12 de noviembre de 2008, la Municipalidad de San Isidro solicitó el registro de la marca “ACEITE DE OLIVA DEL OLIVAR DE SAN ISIDRO” (mixta) en la Clase 29 de la Clasificación de Niza.
– El extracto de la solicitud de registro fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” y no se presentaron oposiciones.
– Mediante Resolución 7253-2009/DSD-INDECOPI de 12 de mayo de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi denegó de oficio el registro solicitado sobre la base de la marca SAN ISIDRO (denominativa) de la Clase 29 de la Clasificación de Niza, inscrita en favor de HERNÁN MANUEL ROMÁN VEGA.
– El 25 de mayo de 2009, la Municipalidad de San Isidro interpuso recurso de reconsideración.
– El 26 de mayo de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi señaló que se procede a calificar el escrito de 25 de mayo de 2009 como recurso de apelación, por lo que ordenó que se eleve el mismo al superior jerárquico.
– Mediante Resolución 2518-2009/TPI-INDECOPI de 2 de octubre de 2009, el Tribunal del Indecopi confirmó la Resolución 7253-2009/DSD-INDECOPI de 12 de mayo de 2009 y, en consecuencia, denegó el registro solicitado.
– El 13 de enero de 2010, la Municipalidad de San Isidro interpuso acción contencioso administrativa con objeto de anular la Resolución 2518-2009/TPI-INDECOPI.
– Mediante Resolución 13 de 8 de mayo de 2013, el Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima declaró infundada la demanda interpuesta.
– El 24 de mayo de 2013, la Municipalidad de San Isidro presentó recurso de apelación contra dicha sentencia.
– En segunda instancia, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 5 de 17 de diciembre de 2013 procede a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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Fundamentos de la demanda:
La demandante MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO manifestó lo siguiente:
– Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
– El Indecopi no ha tomado en cuenta que el OLIVAR DE SAN ISIDRO es un espacio urbano tradicional de la ciudad de Lima, perfectamente identificable por los consumidores, el cual se encuentra ubicado dentro de la jurisdicción de la Municipalidad de San Isidro y que ha sido declarado como Zona Monumental por el Instituto Nacional de Cultura.
– El hecho que los signos confrontados compartan los términos SAN ISIDRO no induce a riesgo de confusión, ya que la parte relevante del signo solicitado es “DEL OLIVAR DE SAN ISIDRO”.
2.1. Fundamentos de la contestación a la demanda:
El Indecopi contestó la demanda manifestando lo siguiente:
– Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, además de que distinguen productos idénticos.
– El signo DEL OLIVAR DE SAN ISIDRO evoca indefectiblemente un espacio geográfico tradicional del distrito de San Isidro. Pues bien, la marca registrada es SAN ISIDRO, la misma que designa precisamente el distrito en el cual se encuentra el referido olivar, de tal suerte que, el consumidor al encontrarse frente al signo ACEITE DE OLIVA DEL OLIVAR DE SAN ISIDRO pensará en forma acertada que el aceite de oliva que distingue proviene del OLIVAR DE SAN ISIDRO y seguramente que es elaborado por la Municipalidad del referido distrito. El problema se presenta cuando el consumidor se encuentra frente a una botella de aceite de oliva identificada con la marca SAN ISIDRO.
Mediante Resolución 13 de 8 de mayo de 2013, el Séptimo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima declaró infundada la demanda interpuesta sobre la base que los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, además de que distinguen productos idénticos.
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Fundamentos del recurso de apelación:
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO presenta recurso de apelación manifestando lo siguiente:
– Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
– Reitera su pedido de anular la Resolución 2518-2009/TPI-INDECOPI de 2 de octubre de 2009, mediante la cual se denegó el registro solicitado.
En segunda instancia, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima procede a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
CONSIDERANDO:
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Competencia del Tribunal
Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite mediante Auto de 12 de febrero de 2014.
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Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas
La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada. Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 134 literales a), b) y g), 221 y 222 de la misma normativa.
En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes:
DECISIÓN 486
(…)
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…)
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
(…)
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
Artículo 221.- Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.
Artículo 222.- Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios.
(…)
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CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD.
En el presente caso, la Municipalidad de San Isidro solicitó el registro de la marca “ACEITE DE OLIVA DEL OLIVAR DE SAN ISIDRO” (mixta) en la Clase 29 de la Clasificación de Niza, por lo que resulta necesario referir al concepto de marca y a sus elementos constitutivos.
Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado que:
La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.
La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore...
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