PROCESO 244-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 244-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “IMCO” (mixta). Expediente Interno: 02123-2012-0-1801-JR-CA-17.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de febrero del año dos mil catorce.

VISTOS:

El Oficio 02123-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 13 de noviembre de 2013, recibido en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina vía correo electrónico el 27 de noviembre de 2013, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 02123-2012-0-1801-JR-CA-17.

El Auto de 6 de febrero de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

1. Las partes:

   Demandante: INGENIERÍA, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

1. Determinación de los hechos relevantes:

   – El 30 de enero de 2009, la sociedad INGENIERÍA, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C. solicitó el registro de la marca IMCO (mixta) para distinguir “semirremolque; plataforma elevadora (parte de vehículo terrestre), tolva de volteo posterior (parte de vehículo terrestre), portacontenedor (parte de vehículo terrestre), cilo tanque; cama baja (parte de vehículo terrestre), tolva de descarga inferior (parte de vehículo terrestre), tanque de riego a presión (parte de vehículo terrestre), carrocerías; camión lubricador (vehículo terrestre); remolques (vehículos); plataforma cañera, baranda” de la Clase 12 de la Clasificación de Niza.

   – El 21 de octubre de 2009, el Indecopi mediante Resolución 17325-2009/DSD-INDECOPI denegó de oficio el registro solicitado sobre la base del riesgo de confusión con la marca registrada AIMCO (denominativa) que distingue “partes de frenos, en particular cojinetes, zapatas, rotores, tambores, componentes, cilindros de ruedas, calibradores, placas de respaldo, conductos, mangueras, cilindros maestros, cilindros esclavos para embragues, sensores de velocidad de ruedas, módulos ABS, cables y componentes vinculados (todos partes de vehículos)” en la misma Clase 12 de la Clasificación de Niza.

   – El 20 de noviembre de 2009, INGENIERÍA, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C. interpuso recurso de reconsideración.

   – El 6 de septiembre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos señaló que dicho recurso “debe ser calificado como un recurso de apelación”.

   – Mediante Resolución 1776-2011/TPI-INDECOPI de 17 de agosto de 2011, el Tribunal del Indecopi confirmó la resolución administrativa impugnada, en consecuencia, denegó el registro solicitado.

   – El 23 de noviembre de 2011, INGENIERÍA, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C. interpuso demanda contenciosa administrativa con objeto de anular la Resolución 1776-2011/TPI-INDECOPI.

   – Mediante escrito de 4 de mayo de 2012, el Indecopi procede a contestar la demanda interpuesta.

   – El 22 de octubre de 2012, el Décimo Séptimo Juzgado Contencioso Administrativo Permanente, de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda interpuesta.

   – El 18 de diciembre de 2012, INGENIERÍA, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C. interpuso recurso de apelación.

   – La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, que “deberá tener en cuenta que en ambas marcas “IMCO” y “AIMCO” distinguen productos de la Clase 12: “Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuáticas”. Por tal razón, la misma deberá pronunciarse por: 1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación o confusión entre productos de igual clase (Clase 12) con vinculación, conexión competitiva y semejanzas fonéticas, respecto de una marca anteriormente solicitada”.

2. Fundamentos de la demanda:

   La demandante INGENIERÍA, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C. manifestó lo siguiente:

   – Al no haberse formulado oposición al registro solicitado, en consecuencia, el Indecopi debió proceder a registrar la marca solicitada, toda vez que, citando la Resolución 17325-2009/CSD-INDECOPI, “El signo solicitado a registro IMCO y logotipo, reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, y goza además de aptitud distintiva (…)”.

   – La marca IMCO no se asemeja a la marca registrada; tampoco se trata de los mismos productos o servicios, y menos podría causar riesgo de confusión. Si la Administración considera que existía riesgo de confusión debió analizar a ambas empresas respecto de qué productos o servicios prestan o representan, y no sólo centrarse en la semejanza gráfica de la marca.

   – Por un lado, la empresa de la demandante se refiere a “maquinaria pesada”. Por otro lado, la empresa BRAKE PARTS INC. -que no utiliza la denominación AIMCO sola, sino acompañada de otras letras en inglés- comercializa “partes de frenos” como su propio nombre comercial lo dice BRAKE PARTS (traducido al español es “partes de frenos”).

   – No existe una sola palabra similar entre los componentes que comercializa IMCO respecto de BRAKE PARTS INC. AIMCO o como comercialmente aparece AIMCO BRAKE PARTS.

   – No existe riesgo de confusión directa, toda vez que los signos confrontados no distinguen productos ni servicios idénticos.

   – No es cierto que los productos que ofrecen las empresas estén estrechamente vinculados, toda vez que sus productos no pueden ser comercializados por la misma empresa, dada la naturaleza y el objeto social de las mismas. Por ello, resulta evidente que no están dirigidas al mismo público consumidor.

   – No existe semejanza fonética ya que la marca registrada AIMCO tiene, considerando su origen y su nacionalidad, una fonética distinta a la de IMCO.

   – El hecho de que IMCO aparezca junto a una rueda mecánica, descarta una semejanza visual y conceptual respecto de la marca registrada AIMCO.

   – Habrían transcurrido los 30 días que tenía la Administración, según el artículo 148 de la Decisión 486 concordante con el artículo 150 de la misma, para proceder a realizar el examen de registrabilidad permanente, en tal virtud, nuestra solicitud era pasible de silencio administrativo positivo.

   2.1. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   El Indecopi contestó la demanda manifestando lo siguiente:

   – Existe vinculación entre los productos que ambos signos pretenden distinguir en el mercado, pues en ambos casos se pretende distinguir partes de vehículos automotores, los cuales pueden ser comercializados por las mismas empresas y estar dirigidas al mismo público consumidor. Ello incrementa el riesgo de confusión para el consumidor.

   – A pesar de presentar ligeras diferencias a nivel gráfico, poseen una pronunciación casi idéntica.

   – La marca registrada se encuentra constituida por la denominación AIMCO. No forman parte de la marca registrada las denominaciones “AIMCO BRAKE DISC” o “AIMCO BRAKES” como alega la demandante. Sin perjuicio de ello, incluso si el titular de la marca registrada utilizara en el comercio estas denominaciones, ello no eliminaría la existencia de vinculación entre los productos que distinguen los signos confrontados.

   – Si bien los signos confrontados IMCO y AIMCO no son idénticos a nivel gráfico, sí son muy similares. La figura de una rueda en el signo solicitado no es suficiente para eliminar la similitud de los signos confrontados, más aún si los productos tienden a ser solicitados de forma verbal, por lo que el aspecto denominativo es particularmente relevante. Ambos signos tienen una pronunciación de conjunto casi idéntica.

   – La falta de oposición a una solicitud de registro no determina que el signo no sea confundible.

   – En los procedimientos de registro de marca no resulta de aplicación el silencio administrativo positivo.

   El 22 de octubre de 2012, el Décimo Séptimo Juzgado Contencioso Administrativo Permanente, de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró infundada la demanda interpuesta de la siguiente manera:

   – Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión.

   – Existe conexión competitiva entre los productos.

   – La Resolución del TPI-INDECOPI “se encuentra arreglada a ley”.

3. Fundamentos del recurso de apelación:

   INGENIERÍA, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

   - “(…) el especular que IMCO es un nuevo producto de AIMCO no tiene sustento fáctico y menos jurídico, toda vez que IMCO se refiere a maquinaria pesada (…) a diferencia de AIMCO que sólo se refiere a partes de frenos de vehículos automotores”.

   - Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

   No obra en el expediente la contestación al recurso de apelación presentado.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

   Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite...