PROCESO 11-IP-2014
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO 11-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Marca: “STRENO FEMME” (mixta). Expediente Interno: 2008-00054.
Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 26 días del mes de febrero del año dos mil catorce.
VISTOS:
El Oficio 93 de 22 de enero de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00054.
El Auto de 12 de febrero de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.
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Las partes:
Demandante: GUILLERMO AUGUSTO GÓMEZ BOTERO
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Tercera interesada: MARÍA FERNANDA ROJAS
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Determinación de los hechos relevantes:
– El 8 de septiembre de 2005, MARÍA FERNANDA ROJAS solicitó el registro de la marca STRENO FEMME (mixta) en la Clase 35 de la Clasificación de Niza.
– Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial 557 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
– Mediante Resolución 10643 de 27 de abril de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC resolvió denegar de oficio el registro solicitado sobre la base de la marca registrada ESTRENO MODA FRESK (mixta) de la misma Clase 35 de la Clasificación de Niza.
– La solicitante MARÍA FERNANDA ROJAS interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación contra la Resolución 10643 de 27 de abril de 2006.
– Mediante Resolución 19889 de 27 de julio de 2006, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 10643 de 27 de abril de 2006 y concediendo el recurso de apelación.
– Mediante Resolución 28956 de 30 de octubre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió revocar la Resolución 10643 de 27 de abril de 2006 y, en consecuencia, conceder el registro del signo solicitado.
– GUILLERMO AUGUSTO GÓMEZ BOTERO presentó acción de nulidad contra la Resolución 28956 de 30 de octubre de 2006.
– El Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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Fundamentos de la demanda:
El demandante GUILLERMO AUGUSTO GÓMEZ BOTERO manifestó lo siguiente:
– Solicita la nulidad de la Resolución 28956 de 30 de octubre de 2006, ya que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial otorgó indebidamente el registro del signo solicitado.
– Es titular de la marca registrada ESTRENO MODA FRESK (mixta) de la misma Clase 35 de la Clasificación de Niza.
– El signo solicitado STRENO FEMME (mixto) en la Clase 35 de la Clasificación de Niza es similar a su marca registrada al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
– Alega decisiones previas de la SIC que ratifican la similitud entre las marcas en conflicto.
– No existen motivos fundados para considerar a la expresión ESTRENO como una expresión común y débil dentro de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación de Niza, siendo en todo caso evocativa.
– La palabra ESTRENO de la marca registrada es similar a la palabra STRENO del signo solicitado.
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Fundamentos de la contestación a la demanda:
La SIC contestó la demanda manifestando lo siguiente:
– Defiende la legalidad de los actos administrativos acusados.
– La expresión ESTRENO es una expresión común y débil dentro de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación de Niza, lo cual impide que pueda otorgarse su titularidad de manera exclusiva a un comerciante en detrimento de los demás participantes en el mercado.
– El registro del signo solicitado fue debidamente otorgado por la SIC.
– El signo solicitado cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes.
De la revisión del expediente no se aprecia el escrito de contestación a la demanda por parte de la tercera interesada MARÍA FERNANDA ROJAS.
CONSIDERANDO:
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Competencia del Tribunal
Que, de conformidad con el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
Que, a tenor del artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite mediante Auto de 12 de febrero de 2014.
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Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas
La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 párrafo segundo de la Decisión 486, por lo que procede la interpretación solicitada del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 134 literales a), b) y g) (marca mixta) y 150 (Autonomía de la Oficina Nacional Competente) de la misma normativa.
En consecuencia, las normas a ser interpretadas son las siguientes:
DECISIÓN 486
(…)
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…)
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
(…)
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.
(…)
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CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD.
En el presente caso, MARÍA FERNANDA ROJAS solicitó el registro de la marca STRENO FEMME (mixta) en la Clase 35 de la Clasificación de Niza, por lo que resulta necesario referir al concepto de marca y a sus elementos constitutivos.
Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado que:
(…)
La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.
La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.
La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión.
Los elementos constitutivos de una marca.
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.
La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material...
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