PROCESO 225-IP-2014

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 225-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 literal a), con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 03287-2011-0-1801-JR-CA-06. Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Signo: REX (denominativo).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de febrero del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República de Perú.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 6 de febrero de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.

   Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Tercera Interesada: MONTANA S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad MONTANA S.A. solicitó el 30 de septiembre de 2009 el registro como marca del signo denominativo REX, para amparar pesticidas de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez hecha la publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó oposición con base en su marca denominativa REX, registrada en Colombia bajo el certificado No. 221318, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución N° 754-2010/CSD-INDECOPI de 26 de marzo de 2010, resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro solicitado.

   4. La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 0535-2011/TPI-INDECOPI de 11 de marzo de 2011, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo recurrido.

   6. La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

   7. El Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución Número Siete de 24 de septiembre de 2012, declaró fundada la demanda.

   8. El INDECOPI presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles; son idénticos desde el punto de vista gráfico y fonético.

   2. Sostiene, que los signos en conflicto amparan productos con conexión competitiva: pesticidas, por un lado, y productos farmacéuticos y veterinarios por el otro. Afirma, que los canales de distribución para los dos grupos de productos son los mismos.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte del INDECOPI.

      • Indica, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí.

      • Sostiene, que los productos que amparan no tienen conexión competitiva. La marca REX de la demandante ampara productos farmacéuticos y veterinarios; dichos productos son absolutamente diferentes a los amparados por el signo REX de la sociedad MONTANA S.A. No se utilizan de manera complementaria o accesoria; tampoco son sustitutos entre sí; el sector al que van dirigidos no es el mismo; están destinados a satisfacer necesidades distintas; los medios de publicidad son específicos y se ofrecen en establecimientos diferentes

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      Mediante Resolución Número Tres, el juez de primera instancia declaró rebelde a la sociedad Montana S.A.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se realizará la interpretación prejudicial solicitada. De oficio, se interpretará la siguiente norma: artículo 134 literal a) de la misma normativa.

   La interpretación absolverá los siguientes puntos presentados por la corte consultante:

   1. Cómo debe analizarse e interpretarse la identidad conceptual no evidente para los consumidores de signos que sean idénticos o semejantes, dentro del ámbito de la Decisión 486.

   2. Cómo debe analizarse el criterio “canales de comercialización” en el examen comparativo de los signos que sean idénticos o semejantes dentro del ámbito de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

.

5. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Análisis de registrabilidad de signos que amparan pesticidas de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. La conexión competitiva.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo denominativo REX. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011:

   1. Concepto de marca.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

   De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

   La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

   • Diferencia los productos o...