PROCESO 248-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 248-IP-2013

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 172, 190, 191, 192, 193, 194 literal c) y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “A ARKIMUEBLES S.A.C.” (Mixta). Expediente Interno: 02734-2012-0-1801-JR-CA-08.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de mayo del año dos mil catorce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 2734-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 28 de noviembre de 2013, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 02734-2012-0-1801-JR-CA-08.

El Auto de 6 de febrero de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

1. Las partes:

   Demandante: ARKI MUEBLES S.A.C.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Tercero: ARQUI MUEBLES S.A.

   1. Determinación de los hechos relevantes:

1. El 12 de noviembre de 2009, la sociedad ARKI MUEBLES S.A.C. solicitó el registro del nombre comercial constituido por la denominación A ARKIMUEBLES S.A.C. y logotipo para distinguir “actividades económicas relacionadas con la comercialización de muebles, muebles metálicos, y muebles de melanina (camarotes)” de la Clase 20 de la Clasificación de Niza, siendo el 26 de marzo de 2007 la fecha de su primer uso.

2. El 15 de abril de 2010, la sociedad ARQUI MUEBLES S.A. presentó oposición señalando que era titular de la marca de producto ARQUIMUEBLES y logotipo para distinguir “muebles metálicos y no metálicos, muebles para camping, espejos, marcos, muebles en materias plásticas y en todas las materiales (comprendidos en la clase)” de la misma Clase 20 de la Clasificación de Niza, bajo el certificado No. 161142 de 5 de abril de 2010 en Perú.

3. El 7 de enero de 2011, el Indecopi mediante Resolución 41-2011/CSD-INDECOPI declaró fundada la oposición y, en consecuencia, denegó el registro solicitado del nombre comercial.

4. El 27 de enero de 2011, ARKI MUEBLES S.A.C. interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto por el Tribunal del Indecopi mediante Resolución 0131-2012/TPI-INDECOPI de 18 de enero de 2012, confirmando la resolución administrativa impugnada.

5. El 25 de abril de 2012, ARKI MUEBLES S.A.C. interpuso demanda contenciosa administrativa con el objeto de anular la Resolución 0131-2012/TPI-INDECOPI.

6. Mediante escrito de 30 de mayo de 2012, el Indecopi procede a contestar la demanda interpuesta.

7. Mediante Resolución 4 de 22 de octubre de 2012, el Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

8. En noviembre de 2012, ARKI MUEBLES S.A.C. interpuso recurso de apelación.

9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial sobre:

   1. Si el haber utilizado primero el nombre comercial, obliga la aplicación del principio de prioridad y declarar la nulidad del registro de una marca; 2. Si en el referido supuesto resulta aplicable el artículo 110 de la Decisión 486. (…) En salvaguarda del principio de economía y celeridad procesal, se solicita al Tribunal que precise, si lo establecido en el Proceso 12-IP-2009 respecto a la interpretación prejudicial, resulta obligatoria en todos los procesos o se puede prescindir de ella cuando existe interpretación anterior de igual norma, que resulta aplicable al caso concreto

   .

   2. Fundamentos de la demanda:

   La demandante ARKI MUEBLES S.A.C. manifestó lo siguiente:

10. Ha acreditado una fecha de primer uso del nombre comercial solicitado, el 26 de marzo de 2007, anterior al registro de la marca base de la oposición, el 5 de abril de 2010 e, incluso, la solicitud de la misma, el 12 de agosto de 2009. Ratifica el uso ininterrumpido, conocido y constante del nombre comercial.

11. Habiéndose acreditado el uso efectivo del nombre comercial, la Comisión debió iniciar un procedimiento de oficio de nulidad de registro de marca, al verificar que la demandante contaba con un mejor derecho.

12. No se está debatiendo el conflicto de la solicitud de registro de un nombre comercial y una marca registrada, sino la solicitud de registro de un nombre comercial con uso acreditado y con fecha anterior al registro de la marca opositora.

13. Es errado lo que manifiesta la sentencia respecto a que la nulidad de una marca debe ser solicitada por la parte interesada, ya que conforme lo establece el artículo 172 de la Decisión 486, la nulidad de una marca puede sancionarse de oficio o a solicitud de terceros. En el caso de autos, el Indecopi teniendo conocimiento de la solicitud de registro del nombre comercial cuyo registro es solo declarativo y que en el procedimiento se había acreditado un primer uso con anterioridad a la marca base de la oposición, no inició de oficio la nulidad respectiva, y así no cumplió con su deber establecido por la ley.

14. El examen de confusión de la marca registrada y el nombre comercial solicitado es irrelevante debido a que se demostró que el nombre comercial contaba con un derecho preferente de acuerdo con el principio prior tempore potior iure.

    3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

    El Indecopi contestó la demanda manifestando lo siguiente:

15. Resulta improcedente el argumento de la demandante que el Indecopi debió disponer el inicio del procedimiento de nulidad de registro. Debió plantearse en sede administrativa.

16. El principio de prioridad no aplica en la medida que existía una marca registrada con anterioridad a la solicitud del registro del nombre comercial. En efecto, no hubiese procedido el registro debido a que existiría un nombre comercial que venía siendo utilizado en el mercado con anterioridad a la solicitud de registro de marca.

17. Dado que no procedía la aplicación del principio de prioridad, sí correspondía efectuar el examen de confundibilidad respectivo, ya que el hecho que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que éste acceda directamente a registro, puesto que el mismo sólo será posible en la medida que no afecte los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad.

18. El examen de confundibilidad advierte que existe identidad entre los productos que distingue ARQUI MUEBLES S.A. y las actividades económicas que pretendía distinguir el nombre comercial de ARKI MUEBLES S.A.C.

19. Desde un punto de visto fonético, se advertía que los signos confrontados eran pronunciados de manera idéntica.

20. Pese a que existen diferencias gráficas entre los signos en cuestión, la existencia de identidad entre algunos de los productos que se comercializan y la identidad fonética, determinaron que no sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión a los consumidores.

21. El artículo 110 de la Decisión 486 a que se hace referencia la demandante se encuentra referido a la nulidad de registro de esquema de trazado. Al tratarse de figuras distintas, no corresponde la aplicación del artículo 110 sobre nulidad de esquema de trazados a un supuesto de registro de marca, el cual se regula por las disposiciones recogidas en la misma normativa.

22. De otro lado, lo que debería ser objeto de cuestionamiento es la legalidad del pronunciamiento de la autoridad administrativa en relación con el registro del nombre comercial y no en lo que respecta a aquellas acciones que debió o no iniciar una vez concluido dicho procedimiento.

23. Si bien la solicitante ARKI MUEBLES S.A.C. ha acreditado una fecha de primer uso anterior (26 de marzo de 2007) al registro de la marca opositora (5 de abril de 2010), la opositora cuenta con un derecho inscrito, el mismo que no puede ser objeto de cuestionamiento a través del presente procedimiento.

24. El Indecopi dejó a salvo el derecho de la solicitante de iniciar las acciones legales que creyese pertinentes, de manera que si la demandante consideraba que correspondía la nulidad del registro de la marca ARQUIMUEBLES, pues pudo iniciar el procedimiento respectivo.

25. El codemandado ARQUI MUEBLES S.A. no contestó la demanda.

26. Mediante Resolución 4 de 22 de octubre de 2012, el Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda, confirmando lo contenido en la Resolución 0131-2012/TPI-INDECOPI.

    4. Fundamentos del recurso de apelación:

    ARKI MUEBLES S.A.C. interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

27. El Indecopi debió disponer el procedimiento de nulidad de la marca ARQUIMUEBLES registrada a favor de la codemandada al verificar que el nombre comercial gozaba de un mejor derecho.

28. La Octava Sala Especializada en lo...