PROCESO 253-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 253-IP-2013

Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136 literal a), 224, 225, 226, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 00056-2011-01801-JR-CA-01. Actor: INMOBILIARIA EL PLOMO LIMITADA. Marca denominativa CRYSTAL LAGOONS.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los catorce días del mes de mayo del año dos mil catorce, en Sala Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 56-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 28 de noviembre de 2013, fue recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 00056-2011-0-1801-JR-CA-01.

Que, con auto de 07 de febrero de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, decidió aceptar el impedimento presentado por el Señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez, de acuerdo con lo establecido en los artículos 67 y 68 del Estatuto de este Tribunal.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de marzo de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: INMOBILIARIA EL PLOMO LIMITADA.

   Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Tercero Interesado: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad INMOBILIARIA EL PLOMO LIMITADA, solicitó el 1 de diciembre de 2008, el registro como marca del signo denominativo CRYSTAL LAGOONS, para amparar los siguientes servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “Servicios de ingeniería, servicios de diseño industrial, diseño de plantas de construcción, análisis químicos, servicios topográficos, hidrología”.

      2. El 5 de marzo de 2009, la UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., formuló oposición con base en los siguientes signos distintivos:

         • Marca denominativa CRISTAL, registrada en Perú bajo el certificado No. 87658 para amparar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marcas denominativas y mixtas que incluyen la palabra CRISTAL, registradas en Perú para las clases 27, 32, 33, 39 y 41.

         Alega la notoriedad de la marca CRISTAL.

      3. El 18 de noviembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos de INDECOPI, mediante la Resolución No. 3189-2009/CSD-INDECOPI, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado.

      4. El 30 de noviembre de 2009, la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. El 13 de septiembre de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 2074-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución No. 3189-2009/CSD-INDECOPI, declarando fundado el recurso de apelación interpuesto y negando el registro solicitado.

      6. La sociedad INMOBILIARIA EL PLOMO LIMITADA, interpuso demanda de nulidad contra la anterior Resolución.

      7. El Primer Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Diez de 29 de enero de 2013, declaró infundada la demanda.

      8. El 21 de febrero de 2013, la sociedad INMOBILIARIA EL PLOMO LIMITADA, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

      9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

         2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

         La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      10. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles; tampoco los servicios y productos que amparan tiene conexión competitiva. Esto también lo percibió la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.

      11. Indica, que no es coherente si lo anterior es así, esgrimir la dilución de la marca notoria CRISTAL para negar el registro solicitado.

      12. Agrega, que no se han presentado pruebas que demuestren que la sociedad INMOBILIARIA EL PLOMO LIMITADA hubiera pretendido aprovecharse del prestigio de la marca notoria CRISTAL.

      13. Sostiene, que un caso análogo ya había sido resuelto por el INDECOPI de otra manera.

          3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte del INDECOPI.

      14. Indica, que como la marca CRISTAL es notoriamente conocida goza de protección frente al riesgo de dilución y aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

      15. Afirma, que si bien no hay riesgo de confusión sí se presentan los otros dos riesgos mencionados.

      16. Agrega, que por cuanto en la clase 42 no hay otras marcas con la denominación CRISTAL, el riesgo de dilución y uso parasitario es palpable.

      17. Expresa, que los registros de marcas no tienen relevancia más allá del caso concreto.

   2. Por parte de la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

      18. Indica, que la marca CRISTAL es notoriamente conocida. Se circunscribe a la generalidad de los consumidores y, por lo tanto, debe gozar de una protección reforzada.

      19. Manifiesta, que las marcas notorias deben ser protegidas contra el riesgo de confusión y de dilución. Además, debe salvaguardarse más allá del principio de especialidad.

      20. Sostiene, que como no hay ningún signo que contenga la palabra CRISTAL en la clase 42, se hace palpable el riesgo de dilución y de uso parasitario.

          4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

      21. El Primer Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución No. 10 de 29 de enero de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que entre los signos en conflicto se configura el riesgo de dilución y de uso parasitario .

          5. RECURSO DE APELACIÓN.

      22. La sociedad INMOBILIARIA EL PLOMO LIMITADA en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

4. Competencia del Tribunal.

   23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   24. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

       1 Como debe analizarse e interpretarse el aprovechamiento injusto del prestigio de una marca declarada notoria y la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, respecto a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar para distinguir productos o servicios de distinta clase.

   25. Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 134 literal a), 136 literal a), 224, 225, 226, 228 y 229.

   26. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

       TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

       DECISIÓN 486

       (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

h)constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución...