PROCESO 202-IP-2013
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
PROCESO 202-IP-2013
Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 175, 177 y 179 de la misma Decisión.
Lema comercial: TU CAMINO AL ÉXITO (denominativo).
Actor: sociedad JAFER LIMITED.
Proceso interno Nº. 2010-00311.
Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de mayo del año dos mil catorce.
VISTOS:
La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera relativa al artículo 136 literales a) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2010-00311;
El auto de 27 de noviembre de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,
Los hechos relevantes señalados por el consultante.
* ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
* PARTES EN EL PROCESO INTERNO.
Demandante: sociedad JAFER LIMITED.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado: sociedad CENTRO INCA LTDA.
* DATOS RELEVANTES.
* Hechos.
* El 19 de septiembre de 2008, la sociedad CENTRO INCA LTDA. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como lema comercial del signo TU CAMINO AL ÉXITO (denominativo) para ser usado con la marca FIGURATIVA con registro Nº. 250664, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
* El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº. 598 de 28 de noviembre de 2008. Contra dicha solicitud presentaron oposiciones la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A. sobre la base de su marca ÉXITO (mixta) registrada a su favor para distinguir servicios de la Clase 41; y, la sociedad JAFER LIMITED sobre la base de su marca YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO (mixta) registrada a su favor para distinguir servicios de la Clase 41 y la solicitud del lema comercial LA ESCALERA DEL ÉXITO (denominativa) solicitada para distinguir servicios de la Clase 35.
* Por Resolución Nº. 55902 de 29 de octubre de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A.; fundada la oposición presentada por la sociedad JAFER LIMITED; y, negó el registro del lema comercial solicitado.
* Contra dicha Resolución la sociedad CENTRO INCA LTDA., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.
* El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 62305 de 30 de noviembre de 2009, confirmó la Resolución impugnada.
* El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 13130 de 9 de marzo de 2000, resolvió "Revocar el artículo segundo y tercero de la decisión contenida en la Resolución Nº. 55902 de 29 de octubre de 2009 (...). Declarar infundada la oposición presentada por la sociedad JAFER LIMITED (...). Conceder el registro del lema comercial TU CAMINO AL ÉXITO (...)". De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.
* La sociedad JAFER LIMITED interpuso acción de nulidad contra la última resolución.
* El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera solicitó interpretación prejudicial.
* Fundamentos jurídicos de la demanda.
La sociedad JAFER LIMITED en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:
* Violación del artículo 136 literales a) y c) ya que el lema comercial solicitado "resulta confundible con la marca YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO, y el lema comercial LA ESCALERA DEL ÉXITO, previamente solicitada, hoy registrada (...) en sentido de generar en el consumidor un riesgo de confusión indirecta, al asociar los servicios que se identifican con los signos enfrentados, los cuales hacen parte de la misma clase 41 (...)".
* Afirma que "el lema comercial deberá ser distintivo, por sí solo, frente a la marca YANBAL La Escalera del Éxito, y el lema comercial La Escalera del Éxito, análisis del cual se podrá concluir que los signos enfrentados, como lo advirtió la Directora de Signos, son confundibles".
* Los signos en conflicto son similares, en particular en el ámbito conceptual.
* Se debe hacer un análisis de registrabilidad teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias.
* Existe confusión indirecta entre los signos en conflicto.
* Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.
La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:
* Con la emisión de la Resolución impugnada "No se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (...)".
* En el presente caso, el estudio de registrabilidad "recayó sobre el signo solicitado TU CAMINO AL ÉXITO y la marca previamente registrada LA ESCALERA DEL ÉXITO (asociado a la marca YANBAL) de donde se advierte que si bien el lema comercial solicitado incluye la expresión ÉXITO, tal situación no resulta relevante de la forma como lo plantea el accionante, por el contrario, se tiene que el lema comercial referido cuenta con más elementos que generan suficientes diferencias de todo tipo, esto es, ortográfica, fonética y visual".
* Entre los signos en conflicto no existe riesgo de confusión.
* Tercero interesado.
No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de la sociedad CENTRO INCA LTDA. tercero interesado en el proceso.
CONSIDERANDO:
* Que, la norma contenida en el artículo 136 literales a) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
* Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
* Que, la presentación de la solicitud de registro como lema comercial del signo TU CAMINO AL ÉXITO, fue el 19 de septiembre de 2008, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literales a) y c) de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio se interpretarán los artículos 134 literal a),175, 177 y 179 de la Decisión 486; y,
* Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
"(...)
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
* las palabras o combinación de palabras;
(...)
-
sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(...)
-
sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un...
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