PROCESO 222-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 222-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal e), y 135 literales g) y h) de la misma normativa, así como el párrafo 2 del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y el artículo 123 de su Estatuto, con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 00933-2012-0-1801-JR-CA-10. Actor: PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.AC. Marca: Figurativa constituida por el logotipo de forma rectangular conformado por ocho figuras irregulares, estilizadas de tal manera que evocan las rayas características de la piel de una cebra, en la combinación de colores lila (pantone 687 C) y celeste.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los catorce días del mes de mayo del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 933-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 4 de noviembre de 2013, fue recibido por este Tribunal el 21 de noviembre de 2013, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 933-2012.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de febrero de 2014.

Que, con auto de 20 de febrero de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, decidió aceptar el impedimento presentado por el Señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez, de acuerdo a lo establecido en los artículos 67 y 68 del Estatuto de este Tribunal.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C.

   Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., solicitó el 19 de septiembre de 2008 el registro como marca del signo figurativo constituido por el logotipo de forma rectangular conformado por ocho figuras irregulares, estilizadas de tal manera que evocan las rayas características de la piel de una cebra, en la combinación de colores lila (pantone 687 C) y celeste , para amparar los siguientes productos de la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza: “espumas de poliuretano, en bloques o planchas”.

   2. Una vez hecha la publicación en el diario oficial El Peruano de 5 de noviembre de 2008, no se presentaron oposiciones.

   3. La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 10829-2009/DSD-INDECOPI de 24 de junio de 2009, resolvió denegar el registro solicitado. Argumentó que el signo se encontraba inmerso en la causal contenida en el artículo 135 literal b).

   4. La sociedad PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., presentó recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo.

   5. La Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante el proveído de 26 de agosto de 2010, calificó el recurso presentado como de apelación.

   6. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 2404 de 28 de octubre de 2011, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo recurrido.

   7. La sociedad PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

   8. El Décimo Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución Número Siete de 18 de abril de 2013, declaró infundada la demanda.

   9. La sociedad PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   10. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

       La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   11. Manifiesta, que la normativa andina no prohíbe el registro como marca de las combinaciones de colores. Lo que prohíbe es el registro como marca de un color aislado.

   12. Sostiene, que para el registro de una combinación de colores no se exige que necesariamente se encuentre contenida en una forma específica. Esto por cuanto las combinaciones de colores pueden ser ilimitadas y, por lo tanto, la concesión de marcas en estos eventos no genera ninguna obstrucción en el mercado.

   13. Agrega, que la normativa pertinente regula dos supuestos diferentes de registrabilidad: 1) los signos compuestos por un color per se, siempre que se encuentren delimitado por una forma específica. Y 2) los signos consistentes en una combinación de dos o más colores, sin que sea necesario que se encuentren contenidos en una forma específica.

   14. Indica, que de conformidad con los precedentes del propio INDECOPI, le debió conceder el registro solicitado. No se respetó el principio de predictibilidad de la administración pública.

   15. Argumenta, que para el caso particular lo que debe primar no es la figura geométrica, sino la combinación y distribución de los colores. En este sentido, el signo solicitado para registro tiene aptitud distintiva, ya que es una conjunción inusual de formas y colores en relación con la clase 17.

   16. Expresa, que los actos administrativos impugnados no gozan de una debida motivación.

   17. Arguye, que no se tuvo en cuenta que la sociedad PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C. es titular de una familia de marcas en las clases 17 y 20, cuyo término principal es “ZEBRA”. Además, se creó el personaje de una cebra, denominado “ZEBRA PARAÍSO”, registrado como marca figurativa para la clase 17 y 20. También se acuñó el término ZEBROLOGÍA para consolidar una estrategia publicitaria. Por lo anterior, el signo solicitado hace parte de la mencionada familia de marcas al recrear las rayas distintivas de una cebra.

       3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

       El INDECOPI contesta la demanda con base en los siguientes argumentos:

   18. Indica, que el signo solicitado no es distintivo, ya que está conformado “por una figura sencilla de rectángulo que contiene una distribución y combinación de los colores lila y celeste, que no ostentan características particulares que permita diferenciar el signo como un elemento indicativo de un origen empresarial determinado.”

   19. Afirma, que en sede administrativa no se ha discutido el registro de una marca que presente combinaciones en lila y plomo.

   20. Sostiene, que el signo solicitado se enmarca en el estilo de diseño “animal print”, que es ampliamente difundido y aplicado a diferentes tipos de productos. Es un signo que no cumple con la función distintiva de la marca.

   21. Afirma, que no se ha demostrado que la sociedad PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., sea la titular de la familia de marcas establecida por la presencia de la denominación ZEBRA. Además, esto resulta irrelevante para el caso.

   22. Agrega, que el examen de cada solicitud es independiente.

   23. Concluye, que en la resolución cuestionada se hizo un análisis de hecho y de derecho sobre el asunto en cuestión. Por lo tanto, sí se encuentra debidamente motivada.

       4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

       El Décimo Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo, soportó su providencia en lo siguiente:

   24. “(…) es menester indicar que la etiqueta que representa los colores semejantes a la piel de cebra no son usados únicamente por este sector del mercado; sino también por otros tipos de productos, pues se trata de un diseño conocido como “animal print” muy empleado en la actualidad para diferentes tipos de productos por lo que no puede atribuírsele al sector de espuma y colchones, pues como se indica, no tiene una apropiación exclusiva. Es por ello, que el signo solicitado no cuenta con elementos gráficos o figurativos que otorguen la aptitud distintiva para acceder al registro.

       (…)”.

       3. RECURSO DE APELACIÓN.

       La sociedad PRODUCTOS PARAÍSO DEL PERÚ S.A.C., reitera los argumentos de la demanda y además agrega los siguientes argumentos:

   25. Afirma, que han existido casos similares que han sido resueltos de otra manera. Ante situaciones iguales se deben aplicar los mismos criterios.

   26. El estilo “animal print” es utilizado normalmente para diseños de vestimenta y calzado, pero no ha sido utilizado para identificar productos en particular. El signo solicitado...