PROCESO 218-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 218-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 83 literales a), b) y e), y 84 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 81, 83 literal d) y 128 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. Expediente interno: 2006-00376. Marca: PREVENIR (mixta).

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce, en sesión judicial procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

La solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, remitida a este Tribunal mediante Oficio No. 2842 de fecha 20 de noviembre de 2013, recibida el mismo día, en el marco del proceso interno No. 2006-00376.

El auto emitido por el Tribunal el 20 de febrero de 2014, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

   Demandados: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: PREVENIR S.A.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad PREVENIR S.A., solicitó el 22 de febrero de 2000 el registro como marca del signo mixto PREVENIR, para amparar los siguientes servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza: “Funerarios, servicios de exequias, servicios de cremación, servicios de importación y exportación, de bienes relacionados con los servicios anteriormente descritos, servicios de confección de coronas, servicios de entierros, servicios de jardinería”.

   2. La sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., formuló observación sobre la base de sus marcas mixtas y denominativas PORVENIR, registradas en Colombia bajo los certificados Nos. 225820 (clase 42), 179496 (clase 36), 225467 (clase 36), 179495 (clase 35) y 225397 (clase 35). Además argumentó la notoriedad de la marca.

      La clase 35 ampara los siguientes servicios: “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.”

      La clase 36 ampara los siguientes servicios: “Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.”

   3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 21605 de 31 de agosto de 2000, resolvió declarar infundada la observación presentada y concedió el registro solicitado.

   4. La sociedad PORVENIR S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 30787 de 28 de noviembre de 2000, resolvió el recurso de reposición, revocando la Resolución 21605 de 31 de agosto de 2000, declarando fundada la observación presentada y negando el registro solicitado.

   6. La sociedad PREVENIR S.A. interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   7. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución No. 36466 de 31 de octubre de 2001, resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución 30787 de 28 de noviembre de 2000 y confirmando la Resolución No. 21605 de 31 de agosto de 2000.

   8. La sociedad PORVENIR S.A. presentó, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad contra las Resoluciones Nos. 21605 de 31 de agosto de 2000, y 36466 de 31 de octubre de 2001.

   9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   10. manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí.

   11. Expresa, que la sociedad PORVENIR S.A. es titular del nombre comercial PORVENIR S.A., el cual fue inscrito en Colombia el 14 de septiembre de 1993, bajo el certificado No. 6.798.

   12. Indica, que el signo solicitado y el mencionado nombre comercial son confundibles. Por lo tanto, la solicitud presentada debe ser negada sobre la base del artículo 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   13. Sostiene, que la marca mixta PORVENIR, registrada bajo el certificado No. 179496 es notoriamente conocida. Se presentan pruebas que demuestran la mencionada notoriedad.

       3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

       Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   14. Indica, que los signos en conflicto no son confundibles en relación con los aspectos visual, ortográfico, conceptual y fonético.

   15. Expresa, que los signos en conflicto tienen significados diferentes.

   16. Expresa, que el elemento gráfico de la marca mixta PORVENIR le otorga aún más distintividad al signo.

       Por parte de la tercera interesada.

   17. Indica, que los signos en conflicto no son confundibles. Tienen un significado absolutamente diferente.

   18. Expresa, que entre el signo solicitado y la marca mixta PORVENIR no existe conexión competitiva.

   19. Manifiesta, que los signos en conflicto han coexistido de forma pacífica desde el año 2000.

   20. Sostiene, que como las sociedades titulares de los signos en conflicto tienen objetos diferentes, no existe confusión entre el signo solicitado y el nombre comercial PORVENIR S.A.

   21. Agrega, que de conformidad con las pruebas presentadas, la marca mixta PORVENIR sólo es conocida dentro del sector de los fondos administradores de pensiones; en consecuencia, no puede ser protegida más allá de los límites del principio de especialidad.

4. Competencia del Tribunal.

   22. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   23. La Corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: Los literales a), b), y e) del artículo 83, así como el artículo 84, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   24. Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 81, 83 literal d), y 128 de la misma normativa.

   25. A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida

;

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca

.

(…)

Artículo 128

El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán...