PROCESO 243-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 243-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 30 y 34 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 45 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 00365-2011-0-1801-JR-CA-10. Actor: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED Patente: “FORMULACIÓN FAMACÉUTICA QUE CONTIENE BIGUANIDA Y UN DERIVADO DE TIAZOLIDINADIONA”.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 365-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 13 de noviembre de 2013, recibido por este Tribunal el día 27 de noviembre de 2013, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 00365-2011-0-1801-JR-CA-10.

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de marzo de 2014.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. Las partes.

Demandante: TAKEDA PHARPACEUTICAL COMPANY LIMITED

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

III. DATOS RELEVANTES.

1. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. Las sociedades ANDRX LABS LLC y TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, solicitaron el 30 de marzo de 2006, con prioridad de 30 de marzo de 2005, el otorgamiento de la patente de invención denominada: “FORMULACIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE BIGUANIDA Y UN DERIVADO DE TIAZOLIDINADIONA.”.

2. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 001291-2009/DIN-INDECOPI de 25 de septiembre de 2009, denegó la patente de invención solicitada.

3. El 21 de octubre de 2009 las solicitantes presentaron un recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo. En el marco de dicho recurso modificaron la solicitud, presentando un nuevo pliego reivindicatorio en calidad de prueba instrumental.

4. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante auto de 30 de octubre de 2009, solicitó al recurrente que presentara una nueva prueba instrumental so pena de no tener por presentado el recurso.

5. El 13 de noviembre de 2009 las solicitantes absolvieron el requerimiento, afirmando que de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486 era viable la modificación presentada. Además, solicitaron que el recurso presentado fuera considerado como de apelación.

6. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante auto de 18 de noviembre de 2009, consideró que no es viable presentar un recurso de apelación sustentándolo en un nuevo pliego reivindicatorio; requirió a los solicitantes que sustentaran el recurso en cuestiones de derecho.

7. El 23 de noviembre de 2009 las solicitantes absolvieron el requerimiento, fundamentando su recurso en derecho.

8. El 30 de noviembre de 2009 la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante auto de 18 de noviembre de 2009, concedió el recurso de apelación.

9. El 26 de marzo de 2010 las solicitantes informaron que la sociedad ANDRX LABS LLC había cedido a TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED los derechos de la solicitud.

10. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 2386-2010/TPI-INDECOPI de 15 de octubre de 2010, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo recurrido.

11. La sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

12. El Décimo Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución Número Siete de 28 de agosto de 2012, declaró infundada la demanda.

13. La sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

14. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

    2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

    La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

15. Manifiesta, que el INDECOPI realizó una interpretación errada del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

16. Sostiene, que una adecuada interpretación del artículo 34 de la Decisión 486, llevaría a la conclusión de que mientras se encuentre en trámite el procedimiento de solicitud de patente se pueden realizar modificaciones. Esto es, en cualquier estado de dicho trámite.

17. Agrega, que lo anterior se encuentra respaldado en la jurisprudencia comunitaria andina.

18. Indica, que era perfectamente viable, en el marco del recurso de reconsideración instaurado, presentar un nuevo pliego reivindicatorio.

19. Expresa, que el INDECOPI no puede generar interpretaciones vinculantes de la normativa comunitaria andina, ya que esto le corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

20. Argumenta, que en anteriores actos administrativos el INDECOPI sí aceptaba las modificaciones de las solicitudes de patentes, inclusive en el marco de un recurso de apelación.

    3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

    El INDECOPI contestó la demanda con base en los siguientes argumentos:

21. Afirma, que el demandante no rebate las cuestiones de fondo que sustentaron el acto administrativo impugnado.

22. Argumenta, que cuando el artículo 34 de la Decisión 486 se refiere a “trámite”, se debe entender que es a la primera instancia administrativa, ya ahí es donde se evalúan los requisitos de forma y de fondo de la solicitud. Esto se desprende de una interpretación sistemática con los artículos 38, 45 y 46 de la mencionada normativa.

23. Indica, que el Tribunal del INDECOPI es tan sólo una instancia revisora. No es posible incorporar en segunda instancia cuestiones no discutidas en la primera instancia.

24. Establece, que de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, le corresponde al INDECOPI evaluar la posibilidad de la modificación al interponer un recurso administrativo.

    4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

       El Décimo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 25 de agosto de 2012, declaró infundada la demanda, argumentando lo siguiente:

       En consecuencia, de acuerdo al artículo 34 de la Decisión 486, el solicitante de una patente tiene derecho a modificar los documentos en cualquier momento del trámite, sean las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y el resumen, pueden efectuar supresiones, agregaciones o correcciones, hasta antes que se expida la resolución de Primera Instancia; por lo que, en el presente caso no se ha vulnerado lo dispuesto por la normativa andina.

       DÉCIMO PRIMERO.- Que, en el presente caso, sobre la base del informe técnico VDG No.

       .

    5. RECURSO DE APELACIÓN.

       La sociedad TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, presentó recurso de apelación contra la anterior providencia, soportándose en los siguientes argumentos:

25. Indica, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en ningún momento establece que se puede presentar una modificación únicamente hasta antes de que se expida la resolución de primera instancia.

26. Expresa, que una interpretación en dicho sentido vulneraría el artículo 34 de la Decisión 486.

27. Agrega, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus providencias, remite al derecho interno para solucionar casos de modificaciones de la solicitud de patente en el marco de los recursos en sede administrativa. Por lo tanto, el juez debe determinar si con base en las normas procesales internas se puede presentar una modificación al interponer un recurso de reconsideración.

28. Manifiesta, que la aplicación del ordenamiento jurídico interno no puede implicar la inaplicación de la normativa comunitaria. Esto es lo que ha ocurrido en el presente caso.

29. Argumenta, que el juzgado vulneró el artículo 34 de la Decisión 486.

    iV. Competencia del Tribunal.

30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

    Normas a ser interpretadas.

    La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 30 y 34 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

    Por las razones expuestas deberá pronunciarse respecto a:

    1. Si al presentar el solicitante un nuevo Pliego de Reivindicaciones en su recurso de reconsideración o de apelación, significa o nos lleva a la modificación de la solicitud de Patente.

    2. Cuando nos encontramos frente a...