PROCESO 263-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 263-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal e) de la misma Decisión.

Marca: FIGURATIVA.

Actor: sociedad COLOMBINA S.A.

Proceso interno Nº. 04690-2011-0-1801-JR-CA-13.

Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce.

VISTOS:

El 19 de diciembre de 2013, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 04690-2011-0-1801-JR-CA-13.

El auto de 7 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso, de acuerdo a los artículos 67 literal b) y 68 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El auto de 7 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

* ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

* PARTES EN EL PROCESO INTERNO.

Demandante: sociedad COLOMBINA S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

* DATOS RELEVANTES.

* Hechos.

* El 27 de agosto de 2009, la sociedad COLOMBINA S.A. solicitó ante el INDECOPI, el registro multiclase de un signo FIGURATIVO para distinguir productos comprendidos en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Presentó oposición la SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. sobre la base de su marca FIGURATIVA registrada para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

* Por Resolución Nº. 1742-2010/CSD-INDECOPI de 11 de agosto de 2010 la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y denegó el registro del signo solicitado.

* El 26 de agosto de 2010, la sociedad COLOMBINA S.A. interpuso recurso de apelación.

* El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1271-2011/TPI-INDECOPI de 17 de junio de 2011, confirmó la Resolución impugnada.

* Contra las mencionadas Resoluciones la sociedad COLOMBINA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número ocho, de 18 de septiembre de 2012, donde el 13º Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda contenciosa administrativa y, en consecuencia, nulas las resoluciones impugnadas.

* Contra dicha Sentencia el INDECOPI y la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. interpusieron recurso de apelación.

* La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número doce de 11 de noviembre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

* Fundamentos de la demanda.

La sociedad COLOMBINA S.A. presenta escrito de demanda en el que expone:

* El registro que ha solicitado es de una figura de un check dentro de un rombo, seguida de una figura oval y todo en una especial combinación de colores verde Pantone 362C y verde Pantone 376C. Afirma que la finalidad de la marca "no es otra más que ser utilizada como complemento de otros elementos distintivos para advertir a los consumidores sobre determinadas características nutricionales (vitaminas, grasas, colesterol) de los productos que nuestra empresa comercializa en el mercado".

* El símbolo "de check (visto bueno) de color verde es frecuentemente utilizado en productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional, para informar sobre alguna característica de los mismos, siendo el caso que tales símbolos tienen la peculiaridad de estar conformados por el color verde (...)", pues "el color verde es usado como emblema de la ecología".

* "(...) el color verde es frecuentemente utilizado en los empaques de productos alimenticios (así ha quedado evidenciado) y, por consiguiente, no resulta válido que pueden otorgarse derechos de exclusividad sobre dicho color a favor de un único titular". Lo cual ya ha sido manifestado por el INDECOPI en otras Resoluciones.

* Que su marca ha sido registrada en otros países de la Comunidad Andina y que en Ecuador "dicha marca ha coexistido y coexiste en la actualidad con exactamente la misma marca en que Societé Des Produits Nestle S.A. sustentó su oposición". Dicha coexistencia afirma que entre los signos en conflicto no se presenta confusión.

* El símbolo de check "constituye un símbolo comúnmente utilizado en el mercado y que, por consiguiente, sobre el mismo no pueden recaer derechos de exclusividad".

* Recalca que la coexistencia entre los signos "no es susceptible de originar problemas de confusión y error en los consumidores".

* Entre los signos en conflicto "existen claras diferencias gráficas y conceptuales", el signo registrado está conformado por una etiqueta rectangular dentro de la cual aparece una figura oval dentro de la cual aparece el signo de check junto con una espiga, mientras que el signo solicitado aparece una figura de rombo acompañada con una figura oval, por lo que son figuras geométricas distintas y por lo tanto no generan confusión.

* El signo solicitado es una variación de su marca ya registrada bajo certificado 129313.

* Fundamentos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI, contestó la demanda manifestando:

* Los signos en conflicto distinguen los mismos productos de la Clase 30 y productos vinculados de las Clases 29 y 30.

* Analizados los signos en su conjunto resulta que son similares entre sí, pudiendo causar confusión en el público consumidor.

* La existencia de un elemento de uso frecuente en un signo, como es el caso del símbolo de check o del color verde, no significa que dicho elemento no sea tomando en cuenta al analizar los signos confrontados.

* Sobre el hecho de que el signo solicitado constituye una variación de su marca ya registrada, sostiene que la Oficina Nacional Competente debe realizar un análisis de registrabilidad para cada caso que es sometido a su conocimiento.

* Respecto a que el signo ha sido concedido en otros países resulta irrelevante puesto que la Autoridad Competente debe realizar el examen de registrabilidad en cada caso.

* Fundamentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

* En la Sentencia de Primera Instancia, se manifiesta que, el 22 de diciembre de 2011, la sociedad SOCIETÉ DES PRODUISTS NESTLÉ S.A. tercero interesado en el proceso, contestó la demanda. Sin embargo, en el expediente allegado a este Tribunal no se encuentra copia de dicha contestación.

* Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia se fundamenta en que:

* Los signos en cuestión pueden ser distinguidos entre sí, por lo que la Resolución Nº. 1271-2011/TPI-INDECOPI ha incurrido en causal de nulidad.

* Fundamentos del recurso de apelación.

El INDECOPI, interpone recurso de apelación contra la Resolución número ocho, de 18 de septiembre de 2012, en el que manifiesta:

* La sentencia "ha incurrido en error, toda vez que el hecho de que existan algunas diferencias entre los signos confrontados no desvirtúa la semejanza existente entre los mismos. Ello, debido a que los signos confrontados presentan una misma combinación y disposición de elementos gráficos y cromáticos, lo que generará en la mente del consumidor una impresión similar".

* El juzgado "ha basado su examen de confundibilidad únicamente en las ligeras diferencias existentes entre los signos confrontados, olvidando analizar las semejanzas existentes entre los signos y la impresión en conjunto que éstos causan en la mente el consumidor".

* El juzgador debió aplicar las reglas del cotejo marcario y analizar que los signos:

* "Están conformados por figuras geométricas; en el caso del signo solicitado un rombo y una figura ovalada, y en la marca registrada, un rectángulo y una figura ovalada.

* Dentro de una de las figuras geométricas de fondo verde, ubicada en una esquina, se aprecia la representación de un check de color blanco.

* Presentan una combinación de colores muy similar, en el caso del signo solicitado verde en sus distintas tonalidades y blanco y en la marca registrada, también se aprecian tonalidades de verde, blanco, color blanco".

* La...