PROCESO 221-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 221-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículos 136 literal a) y de oficio de los artículos 134, literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

Actor: Sociedad LEVI STRAUSS & CO.

Marca: “101”

Expediente Interno N° 02868-2011-0-1801-JR-CA-06.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis días (06) días del mes de febrero del año dos mil catorce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintidós (22) de enero de 2014.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad LEVI STRAUSS & CO.

   Demandada: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPUBLICA DEL PERU

   Tercero Interesado: THE H.D. LEE COMPANY INC.

2. Actos demandados

   La sociedad LEVI STRAUSS & CO. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución Administrativa Nº 0455-2011/TPI-INDECOPI de 25 de febrero de 2011 de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual confirmó la Resolución Nº 0769-2010/CSD-INDECOPI de 26 de marzo de 2010 en la parte que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LEVI STRAUSS & CO.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

      - El 12 de octubre de 2009, la sociedad THE H.D. LEE COMPANY INC. solicitó el registro del signo “101”, para distinguir “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial “El Peruano”, la sociedad LEVI STRAUSS & CO. presentó oposición sobre la base del registro de su marca “501”, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 26 de marzo de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 0769-2010/CSD-INDECOPI, a través de la cual declaró infundada la oposición presentada por LEVI STRAUSS & CO., sin embargo denegó el registro del signo solicitado, arguyendo el registro de la marca “K K-DERA 101” y logotipo para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de los señores Santiago Melo Chico y Julio Huamán Huaypar.

      - El 21 de abril de 2010, la sociedad LEVI STRAUSS & CO. interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

      - El 23 de junio de 2010, la sociedad THE H.D. LEE COMPANY INC. interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

      - El 21 de enero de 2011, la sociedad THE H.D. LEE COMPANY INC. presentó un escrito por el cual informa que mediante la Resolución Nº 0080-2011-CSD-INDECOPI de 12 de enero de 2011, se declaró fundada una acción de cancelación contra la marca “K K-DERA 101” Y LOGOTIPO.

      - El 25 de febrero de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 0455-2011/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 0769-2010/CSD-INDECOPI de 26 de marzo de 2010 en el extremo que declaró infundada la oposición presentada por la sociedad LEVI STRAUSS & CO. sin embargo revocó la parte de la Resolución que denegó de oficio el registro de dicho signo, otorgando, en consecuencia, el registro del signo “101” a favor de la sociedad THE H.D. LEE COMPANY INC.

      - El 27 de mayo de 2011, la sociedad LEVI STRAUSS & CO. interpuso demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución mencionada.

      - El 28 de agosto de 2012, la Jueza del Sexto Juzgado Permanente Contencioso Administrativo de Lima, emitió la Resolución No. 11 por medio de la cual declaró infundada la demanda propuesta.

      - La sociedad LEVI STRAUSS & CO. interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución No. 11 de 28 de agosto de 2012.

      - El 2 de octubre de 2013, la Corte Superior de Justicia de Lima, Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado emitió la Resolución Nº 9 por medio de la cual suspendió el proceso y dispuso solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

      La Corte Superior consideró que:

      En el caso de autos tenemos que el proceso se encuentra siendo conocido en segunda instancia por este órgano jurisdiccional, sin que el juzgado en primera instancia haya solicitado la mencionada interpretación prejudicial, por tanto, atendiendo a la norma antes citada, corresponde suspender el presente proceso a fin de solicitar la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión N1 486, con el objeto de resolver la controversia surgida entre la marca 501 registrada a favor de Levi Strauss y Co. y la marca 101 solicitada a registro por The H.D. Lee Company Inc.

      .

      - El 4 de noviembre de 2013, el Presidente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través del Oficio No. 2868-2011-0/8vaSECA-CSJLI-PJ, solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad LEVI STRAUSS & CO., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) tanto nuestra marca registrada 501 como la marca que se solicitó ante el INDECOPI por THE H.D. LEE COMPANY INC., 101, distinguen exactamente los mismos productos de la clase 25 por lo cual es indudable y evidente que cualquier marca similar que se solicite para distinguir estos productos de vestimenta producirá perjuicio para el titular de la marca registrada, y perjuicio para el público consumidor quien se verá restringido en su libertad de acceder a los productos o servicios que desea”.

      - “(…) además de los criterios de confundibilidad gráfica, fonética y conceptual (…), debe tenerse en cuenta que ambas marcas en conflicto constituyen marcas de fantasía”.

   3. Contestación a la demanda

      El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) el hecho que dos signos identifiquen productos iguales o vinculados no determina per se la imposibilidad de su coexistencia, puesto que debe analizarse principalmente si ambos signos presentan características gráficas, fonéticas y/o conceptuales que, en su conjunto, permitan diferenciarlos y de esta forma, eliminar cualquier posibilidad de confusión entre los consumidores”.

      - “(…) en el caso que nos ocupa son evidentes las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales que existen entre los signos en Litis. En efecto, por un lado, apreciamos que el signo solicitado 101 y la marca registrada 501 suscitan una ENTONACIÓN Y PRONUNCIACIÓN DE CONJUNTO DISTINTA”.

      - “(…) el IMPACTO VISUAL DE CONJUNTO GENERADO POR LOS SIGNOS, SEA TAMBIÉN DISTINTO”.

   4. Tercero interesado

      No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de la sociedad THE H.D. LEE COMPANY INC., considerada tercero interesado en el proceso. El mismo que fue declarado rebelde.

   5. Fundamentos del Recurso de Apelación

      LEVI STRAUSS & CO, dentro de los argumentos principales del Recurso de Apelación presenta:

      - “Basta una simple comparación de las marcas (en conflicto) (…) de acuerdo a las reglas legales (…), es decir apreciándolas en su conjunto, en forma sucesiva, desde el punto de vista del consumidor y dando énfasis a sus semejanzas, no a sus diferencias, para determinar la existencia de confundibilidad”.

      - “Ambas marcas están destinadas a distinguir los mismos productos (…), están compuestas por solo un número compuesto por tres dígitos (…) y comparten en igual posición el segundo y tercero dígito”

      - “Las marcas en litigio son fonéticamente similares (…) Ambas marcas son conceptualmente muy similares porque ambas están compuestas por solo un número de 3 dígitos”.

      - “501 es una marca arbitraria y de fantasía en relación al producto que distingue. La marca 501 no evoca ninguna característica propia de las confecciones, siendo en consecuencia una marca de alto nivel distintivo”.

      - “Levi Strauss & Co. (…) es titular de toda una familia de marcas que comparten esta característica, siendo (…) una empresa conocida por distinguir sus confecciones, jeans, con marcas compuestas por números de tres dígitos”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los...