PROCESO 211-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 211-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b), e) y g), 136 literal h), 150, 157, 224, 225, 226, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 01308-2011-D-1801-JR-CA-17. Actor: A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A. Signo: G-KRISTAL (mixto).

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de febrero del año dos mil catorce, en Sesión Judicial, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 1308-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 18 de noviembre de 2013, fue recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 01308-2011-0-1801-JR-CA-17.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de enero de 2014.

Que, con auto de 12 de febrero de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, decidió aceptar el impedimento presentado por el Señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez, de acuerdo a lo establecido en los artículos 67 y 68 del Estatuto de este Tribunal.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A.

   Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL– INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Tercera Interesada: IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C., solicitó el 2 de abril de 2008 el registro como marca del signo mixto G-KRISTAL, para amparar los siguientes productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: “útiles escolares”.

   2. Una vez hecha la publicación en el Diario Oficial El Peruano se presentaron las siguientes oposiciones:

      • La sociedad Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., con base en sus marcas denominativas y mixtas CRISTAL, registradas en Perú, Ecuador y Estados Unidos.

      • La sociedad A. W. FABER-CASTELL PERUANA S.A., con base en las siguientes marcas:

      - Mixta FABER-CASTELL SINCE 1761 ZONA GRIP ERGONÓMICA GRIP-ZONE SUPER LAVABLE SUPER WASHABLE NOMBRE/NAME, registrada en Perú bajo el certificado No. 133385.

      - Mixta FABER –CASTELL SINCE 1761 SILICONA LÍQUIDA, registrada en Perú bajo el certificado No. 135025.

      - Mixta FABER-CASTELL SINCE 1761JUMBO, registrada en Perú bajo el certificado No. 135023.

      - Mixta FABER-CASTELL SINCE 1761 FIESTA SUPER LAVABLE SUPER WASHABLE SUPER AUSWASCHBAR NOMBRE/NAME, registrada en Perú bajo el certificado No. 135022.

   3. La Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución N° 3604-2009/CSD-INDECOPI de 18 de diciembre de 2009, resolvió declarar infundadas las oposiciones y conceder el registro solicitado.

   4. Las sociedades opositoras presentaron recursos de apelación.

   5. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 2265/IPI-INDECOPI de 29 de septiembre de 2010, resolvió los recursos de apelación, confirmando el acto administrativo recurrido.

   6. La sociedad A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A., presentó demanda de impugnación contra el anterior acto administrativo.

   7. El Décimo Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución No. 10 de 16 de agosto de 2012, declaró infundada la demanda.

   8. La sociedad A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   9. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles. La ubicación de los elementos y demás aspectos gráficos hacen palpable dicha confusión. Además, estos elementos están incluidos en todas las marcas del grupo FABER-CASTELL.

   2. Sostiene, que los signos en conflicto amparan los mismos productos: útiles escolares. Estos están contenidos en los productos que amparan las marcas de la sociedad A.W. FABER-CASTELL PERUANA S.A.

   3. Argumenta, que para hacer el análisis de confundibilidad se debe aplicar el criterio del consumidor medio. Por tal razón, es muy importante analizar el impacto visual que generan los signos en conflicto.

   4. Agrega, que la denominación FABER- CASTELL no es de fantasía sino arbitraria.

   5. Expresa, que si bien los signos en conflicto tienen un elemento denominativo diferente, la grafía en que están escritos así como los demás elementos gráficos, generan la confundibilidad mencionada. A esto se debe sumar el reconocimiento de la marca FABER-CASTELL en el mercado.

   6. Adiciona, que el público consumidor podría incurrir en confusión indirecta.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte del INDECOPI.

      • Indica, que los signos en conflicto no son confundibles. Tienen un elemento denominativo distintivo. Haciendo un análisis en conjunto son completamente diferenciables.

      • Argumenta, que los signos en conflicto contienen ciertos elementos gráficos que los hacen distintivos. En el signo solicitado un “lápiz gráfico” y en los opositores “dos caballeros en combate”.

      • Expresa, que la denominación FABER-CASTELL es de fantasía. Por lo tanto, su capacidad diferenciadora es mayor y se puede diferenciar claramente del signo G-KRISTAL.

      • Agrega, que la denominación KRISTAL es arbitraria. Esto refuerza su distintividad.

      • Sostiene, que la demandante no se puede apropiar del color rojo. La protección respecto de un color sólo se puede dar en relación con la forma que lo contenga. Además, los colores de los signos tienen tonalidades muy diferentes.

      • Manifiesta, que el color rojo es usado en algunas marcas de la clase 16. Por lo tanto, dicho color no puede ser determinante para establecer el riesgo de confusión.

      • Arguye, que para el consumidor medio el papel del elemento denominativo es fundamental, ya que solicita el producto por el nombre de la marca. Además, los padres de familia al adquirir dichos productos ponen énfasis en las características y seguridad de los mismos. También los empresarios para ahorrar costos se fijan en las marcas de los insumos que compran.

      • Menciona, que el análisis de la oficina de marcas es independiente y para cada caso.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      La sociedad IMPORT Y EXPORT GOLD SUN S.A.C., contestó la demanda, con los siguientes argumentos:

      • Señala, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico, ortográfico, fonético y conceptual. Tienen elementos denominativos y gráficos diferenciadores.

      • Agrega, que los productos que amparan los signos en conflicto son diferentes a pesar de pertenecer a la misma clase. El signo solicitado para registro contiene la frase “lápiz gráfico”, lo que muestra la diferencia de productos.

      • Agrega, que existe la prohibición de que alguien se apodere de un color aisladamente considerado.

      • Indica, que ningún empresario en el mercado se puede apropiar de elementos de uso común.

      • Expresa, que casos análogos ya se han resuelto en sede administrativa.

      4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

         El Décimo Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante la Sentencia de 16 de agosto de 2012, signada como Resolución No. 10, resolvió declarar infundada la demanda presentada. Sostuvo lo siguiente:

         (…)

         Examen Comparativo

         Realizando el Cotejo marcario entre ambos signos conforme a las reglas de cotejo establecidas para los signos figurativos, se llega a la conclusión que en atención a los criterios de confusión antes expuestos, estamos ante elementos denominativos distintos, al NO existir similitud de tipo ortográfico, fonético e ideológico, en cuanto al primero, porque poseen en su conformación elementos estructurales completamente distintos (número de letras o signos ortográficos), notablemente diferenciables, respecto del segundo, los signos no producen sonidos similares, en cuanto al tercero, al ser signos arbitrarios, no evocan ninguna idea.

         (…)

         .

      5. RECURSO DE APELACIÓN.

         La sociedad A.W. FABER-CASTELL CASTELL PERUANA S.A., reiteró los fundamentos jurídicos esgrimidos en la demanda.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486...