PROCESO 224-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 224-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión.

Caso: Cancelación por falta de uso de la marca BODY BY VICTORIA.

Actor: señor CARLOS ARTEMIO DE LA CRUZ FABIAN.

Proceso interno Nº. 005034-2011-0-1801-JR-CA-10.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil catorce.

VISTOS:

El 21 de noviembre de 2013, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa al artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 005034-2011-0-1801-JR-CA-10;

El auto de 7 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

DATOS RELEVANTES.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: señor CARLOS ARTEMIO DE LA CRUZ FABIAN.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

   Tercero interesado: sociedad VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGMENT INC.

2. Hechos.

   1. El 4 de noviembre de 2008, el señor CARLOS ARTEMIO DE LA CRUZ FABIÁN solicitó ante el INDECOPI la cancelación por falta de uso de la marca de producto BODY BY VICTORIA inscrita a favor de Victoria’s Secret Stores Brand Managment Inc. para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Por Resolución Nº. 2597-2009/CSD-INDECOPI, de 18 de septiembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, canceló el registro de la marca BODY BY VICTORIA.

      La sociedad Victoria’s Secret Stores Brand Managment Inc. interpuso recurso de reconsideración, sin embargo, la Comisión de Signos Distintivos calificó el recurso impugnativo como un recurso de apelación.

   3. En este sentido, el recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1269-2011/TPI-INDECOPI de 17 de junio de 2011, confirmó la Resolución impugnada “en el extremo que canceló el registro de la marca de producto BODY BY VICTORIA respecto de ropa, especialmente, batas de baño, salidas de baño, ropa para la playa, cinturones, suéteres, blusas, enterizos, trajes ceñidos al cuerpo, sujetadores, camisolas, forros, abrigos, vestidos, calzado, prendas de corsetería, portaligas, fajas, guantes, camisones, camisetas con la espalda al descubierto, sombreros, cintas para el cabello, calcetería, chaquetas, jeans, trajes de deporte, medias largas, blusas de punto, camisetas de punto, leotardos, ropa interior, trajes, mitones, negligés (bata o batín de mujer), batas para la noche, camisones de dormir, pijamas, pantalones, pantimedias, sarongs (vestido para ambos sexos de Malasia y parte de la India), bufandas, camisas, shorts, faldas, pantalones deportivos, ropa de dormir, enaguas, medias, calcetines, trajes, pantalones de deporte, camisetas de deporte, shorts para deporte, trajes deportivos, sudaderas, polos, camisetas sin mangas ni cuello, faldas pantalones, enterizos para dormir, corbatas, mallas, calzoncillos, camisetas, ropa interior y chalecos, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial”.

      El Auto, además REVOCÓ la resolución impugnada “en el extremo que canceló el registro de la marca de producto BODY BY VICTORIA respecto de calzones, sostenes y ropa de baño de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, manteniéndola vigente respecto de dichos productos”.

   4. Contra la Resolución Nº. 1269-2011/TPI-INDECOPI de 17 de junio de 2011 el señor CARLOS ARTEMIO DE LA CRUZ FABIAN interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número siete, de 23 de octubre de 2012, donde el Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró INFUNDADA la demanda.

   5. Contra dicha Providencia el señor CARLOS ARTEMIO DE LA CRUZ FABIAN interpuso recurso de apelación,

   6. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número 14 de 2 de octubre de 2013 dispuso suspender el procedimiento y solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   El señor CARLOS ARTEMIO DE LA CRUZ FABIAN, presenta la demanda en los siguientes términos:

   1. Afirma que “Si bien es cierto puede haberse demostrado que la empresa VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGMENT ha vendido diversos productos a consumidores peruanos desde el 2005 al 2008 a través de internet, ello no establece que efectivamente haya sido utilizada la marca BODY BY VICTORIA”.

   2. Las órdenes de compra adjuntas como prueba no demuestran en ningún momento que se esté usando la marca BODY BY VICTORIA ya que los códigos que aparecen en las órdenes de compra corresponden a un producto y no a una marca específica. Y que en todo caso puede verse que se usa la marca BBV que es completamente distinta a BODY BY VICTORIA.

   3. Agrega que “no existe relación directa entre la orden de compra y los catálogos de la empresa lo que demuestra contundentemente que no se ha usado en ninguna oportunidad la marca de producto BODY BY VICTORIA, ya que no consta ello en las órdenes de compra, siendo que otros documentos no son idóneos para determinar algún tipo de vinculación al Perú, por lo que no puede establecerse un uso a partir de dichos documentos.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El INDECOPI contesta la demanda bajo los siguientes argumentos:

   1. Respecto a que no se acreditó el uso de la marca BODY BY VICTORIA para distinguir calzones, sostenes y ropa de baño, por lo que corresponde su cancelación afirma que el INDECOPI analizó minuciosamente la pruebas presentadas para determinar que la marca BODY BY VICTORIA estaba siendo usada.

   2. Hace referencia a las pruebas aportadas por la sociedad Victoria’s Secret Stores Brand Managment Inc., en especial los catálogos y las órdenes de compra por internet, indicando que se probó el uso de la marca BODY BY VICTORIA.

   3. Se evidencia que en las órdenes de compra los productos identificados por las siglas BBV aparecen en los catálogos con el nombre completo BODY BY VICTORIA, por lo que “se concluye que los productos comercializados a través de las órdenes de compra presentadas, que están identificados con las siglas BBV, corresponden efectivamente a productos distinguidos con la marca BODY BY VICTORIA, aún cuando en las órdenes aparezcan simplemente las siglas BBV”.

5. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

   La sociedad VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGMENT INC., tercero interesado en el proceso fue declarada rebelde mediante resolución Nº. 3 de 12 de julio de 2012, según consta en la Sentencia de Primera Instancia.

6. Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Primera Instancia.

   1. Las Resoluciones del INDECOPI fueron emitidas de acuerdo a la ley.

   2. Las pretensiones del demandante no están de acuerdo a derecho.

7. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación.

   El señor CARLOS ARTEMIO DE LA CRUZ FABIAN, presenta recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia, manifestando que:

   1. Existió una indebida valoración de los hechos y de las pruebas presentadas, ya que “resulta fundamental tomar en cuenta la...