PROCESO 237-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 237-IP-2013

Interpretación prejudicial solicitada de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 e Interpretación de oficio de los artículos 134, literal a), 135 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

Actor: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

Marca: “COMIENZO SANO VIDA SANA”

Expediente Interno N° 01744-2011-0-1801-JR-CA-08.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días (20) del mes de febrero del año dos mil catorce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos, recibida el 13 de noviembre de 2013, se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintidós (22) de enero de 2014.

Que, con auto de 20 de febrero de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, decidió aceptar el impedimento presentado por el Señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez, de acuerdo a lo establecido en los artículos 67 y 68 del Estatuto de este Tribunal.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

   Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPUBLICA DEL PERÚ

   Tercero Interesado: KRAFT FOOD GLOBAL BRANDS LLC.

2. Actos demandados

   SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 3993-2010/DSD-INDECOPI de fecha 10 de marzo de 2010, por medio de la cual la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual INDECOPI, resolvió negar de oficio el registro del signo “COMIENZO SANO VIDA SANA”, solicitado por la compañía SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase internacional No. 30.

   - Resolución No. 2913-2010/TPI-INDECOPI de 17 de diciembre de 2010, por medio de la cual el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual resolvió el recurso de apelación propuesto por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. confirmando la Resolución anterior.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

      - El 11 de septiembre de 2009, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. solicitó el registro del signo “COMIENZO SANO VIDA SANA”, para proteger productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Su extracto fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 8 de noviembre de 2009, no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro.

      - El 10 de marzo de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución No. 3993-2009/DSD-INDECOPI, por medio de la cual resolvió negar de oficio el registro del signo “COMIENZO SANO VIDA SANA”. El fundamento de la denegatoria fue la existencia previa de la marca mixta “KRAFT VIDA SANA” de la empresa KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC., en donde a más de la identidad en la frase “VIDA SANA” que no se consideró de uso común, al no encontrarse registrada a favor de terceros para la clase 30; se señaló que los signos en conflicto están destinados a proteger el mismo tipo de productos y en consecuencia el signo solicitado a registro carece de distintividad.

      - SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución antes mencionada, manifestando que los signos en conflicto incluyen elementos denominativos, gráficos y figurativos que permiten su adecuada distinción por parte del público consumidor.

      - El 17 de diciembre de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI expidió la Resolución No. 2913-2010/TPI-INDECOPI, por medio de la cual declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 3993-2009/DSD-INDECOPI.

      - SOCIETE DES PRODUISTS NESTLE S.A., interpuso demanda de impugnación ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo y el 28 de agosto de 2012, el Octavo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, mediante Resolución número Nueve, declaró infundada la demanda propuesta.

      - SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. presentó Recurso de Apelación ante la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la cual busca se declare la nulidad de las Resoluciones antes citadas.

      - El 2 de octubre de 2013, la Corte Superior de Justicia de Lima, Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado emitió la Resolución Nº 7 por medio de la cual suspendió el proceso y dispuso solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del inciso b) del artículo 135 y del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

      - El 13 de noviembre de 2013, el Presidente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través del Oficio No. 1744-2011-0/8vaSECA-CSJLI-PJ, solicita la interpretación prejudicial antes referida.

   2. Fundamentos de la Demanda

      SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La Resolución No. 2913-2010/TPI-INDECOPI debe ser anulada por incurrir en vicio de nulidad”.

      - “La Resolución No. 2913-2010/TPI-INDECOPI no está motivada en una correcta apreciación de los antecedentes registrales verificados para el cotejo marcario, ni en la adecuada aplicación de las normas vigentes sobre riesgo de confusión. De hecho, la resolución cuestionada aplica el artículo 135 b), referido a causales absolutas de prohibición de registro de marcas, caso que no se ajusta al de la solicitud de autos”.

      - “El Tribunal del INDECOPI establece que la frase COMIENZO SANO VIDA SANA carece de distintividad (…), calificándolo como slogan o frase publicitaria. (…) No coincidimos con el criterio (…) la frase COMIENZO SANO VIDA SANA, además de no ser de uso común –pues como se aprecia en las páginas 8 y 9 de la resolución cuestionada, dicha frase no es usada de forma común – cumple con ser suficientemente distintiva.

      - “El Tribunal del Indecopi ha indicado que la frase COMIENZO SANO VIDA SANA “es frecuentemente utilizado para promocionar alimentos”; sin embargo, no logra acreditar, por lo menos, el uso de dicha frase por parte de algún proveedor de alimentos para promocionar los mismos”.

      - “La frase COMIENZO SANO VIDA SANA no es de uso común, es identificable, susceptible de representación de forma gráfica, y es suficientemente distintiva”.

      - “(…) la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI no cumplió el procedimiento administrativo previsto para la Litis, toda vez que omitió analizar de forma adecuada los antecedentes del caso, y tampoco aplicó las normas vigentes sobre riesgo de confusión establecidas en el ordenamiento nacional y andino”.

      - “Las marcas confrontadas presentan elementos denominativos distintos, y la pronunciación de los mismos, tiene un efecto sonoro distinto”.

      - “El signo solicitado evoca la idea de bienestar y mantenimiento de salud, gracias a prácticas saludables desde el inicio de la vida. La marca registrada remite a la idea de la empresa KRAFT, gracias a la inclusión de su logotipo corporativo. (…) el consumidor al apreciar el signo solicitado no establecerá relación entre este y aquel registrado, que evoca el concepto de un origen corporativo determinado (KRAFT).

      - “El acto administrativo (…) omitió analizar los antecedentes registrales y los fundamentos de nuestro recurso de apelación y tampoco aplicó las normas vigentes sobre riesgo de confusión entre marcas de productos alimenticios de la clase 30”.

      - “La marca solicitada y la registrada guardan similitud únicamente respecto de la frase VIDA SANA, la que no puede ser atribuida a un solo proveedor de productos alimenticios, VIDA SANA es un elemento denominativo sin valor distintivo, por cuanto indica al consumidor un aspecto ideal de la alimentación (la obtención de la vida sana, de la salud)”.

      - “La marca COMIENZO SANO VIDA SANA debió acceder a registro, toda vez que no había antecedente alguno en la clase 30 que determinara que la frase VIDA SANA o COMIENZO SANO VIDA SANA fueran de uso común”.

   3. Contestación a la demanda

      El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Que la Resolución No. 2913-2010/TPI-INDECOPI se encuentra debidamente motivada en fundamentos de hecho y de derecho, y no ha afectado en lo más mínimo el principio de congruencia procesal (…) dicho principio es propio del proceso civil, motivo por el cual su aplicación en otros ámbitos, como en el caso de los procedimientos administrativos, debe realizarse sin desconocer la distinta esencia y finalidad de ellos”.

      - “(i) que el pronunciamiento dictado por el Tribunal evaluó el mismo signo que fue evaluado por la primera instancia administrativa y, (ii) que la conclusión que ampara la decisión del Tribunal fue la misma que la que dictó la primera instancia administrativa (denegar el registro de la marca COMIENZO SANA VIDA SANA)”.

      -...