PROCESO 217-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 217-IP-2013

Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, de los artículos 134 literal a), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00172. Actor: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. Marca: ALDO MASCONI (denominativa).

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y seis días del mes de febrero del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio N° 2839 de fecha 20 de noviembre de 2013, y recibido por este Tribunal el mismo día, , procedente de la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2009-00172.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 12 de febrero de 2014.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceros Interesados: ORREGO GÓMEZ S EN C.S. SUCESORES.

   SILVANO ALDO SICILIA

   iii. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad ORREGO GÓMEZ S EN C.S. SUCESORES, solicitó el 13 de diciembre de 2007 el registro como marca del signo denominativo ALDO MASCONI, para amparar servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 589 de 29 de febrero de 2008, se presentaron las siguientes oposiciones:

      • La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, presentó oposición con base en las siguientes marcas:

      |ALDO PANETI |Denominativa / 35 |

      |ALDO ACCESORIES |MIXTA / 35 |

      |ALDO SPIRIT |MIXTA / 35 |

      |ALDO COLLECTION |MIXTA / 35 |

      • El señor SILVANO ALDO SICILIA

      |ALDO |MIXTA / 18 |

      |ALDO |MIXTA / 25 |

      |ALDO |MIXTA / 35 |

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución N° 30285 de 25 de agosto de 2008, resolvió declarar infundadas las oposiciones y conceder el registro solicitado.

   4. Los opositores presentaron recursos de reposición y en subsidio de apelación.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la Resolución No. 36419 de 29 de septiembre de 2008, resolvió los recursos de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo los recursos de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 44893 de 31 de octubre de 2008, resolvió los recursos de apelación, confirmando el acto impugnado.

   7. La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos ALDO PANETI y ALDO MASCONI son confundibles desde el punto de vista ideológico, ya que evocan el mismo concepto. También son confundibles desde el punto de vista ortográfico y fonético.

   2. Indica, que la palabra ALDO es el elemento relevante en los signos en conflicto.

   3. Expresa, que el nombre ALDO no es común en nuestro medio.

   4. Manifiesta, que los signos en conflicto amparan los mismos servicios.

   5. Agrega, que los signos en conflicto generarían riesgo de confusión indirecta en el público consumidor.

   6. Sostiene, que los signos en conflicto generan riesgo de asociación.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles bajo los aspectos ortográfico, fonético e ideológico.

      • Sostiene, que en el mercado de artículos de vestir es común la presencia de marcas compuestas por el nombre y el apellido de su creador.

   2. Por parte de los terceros interesados en las resultas del proceso.

      • La sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S. SUCESORES, contestó la demanda con los siguientes argumentos:

      • Argumenta, que el signo solicitado cumple todos los requisitos de registrabilidad.

      • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista fonético, visual y conceptual. Evocan nombres diferentes.

      • Indica, que es titular de la marca ALDO MASCONI, registrada en Colombia para la clase 25, bajo el certificado No. 302536. Éste fue anterior al registro de las marcas de la demandante.

      • Agrega, que el conjunto marcario del signo solicitado es completamente distintivo. El nombre ALDO no es relevante en el conjunto marcario.

      • Argumenta, que las marcas ALDO MASCONI se comercializan desde el 2005 por intermedio de la sociedad CALZATODO S.A.

      • El señor SILVANO ALDO SICILIA no contestó la demanda.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se hará la interpretación solicitada pero se restringirá la del artículo 134 a su literal a). Esto por cuanto se solicitó para registro un signo denominativo.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 134

   A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos denominativos compuestos.

4. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta.

5. La marca solicitada y anteriormente registrada en una clase conexa.

6. La coexistencia marcaria de hecho.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo denominativo ALDO MASCONI. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011:

   1. Requisitos para el registro de las marcas.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

   De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

   La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

   • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

   • Es indicadora de la procedencia empresarial.

   • Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

   • Concentra el goodwill del titular de la marca.

   • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

   El Tribunal de Justicia de...