PROCESO 228-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 228-IP-2013

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 154, 155 literal d), 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Tribunal Distrital 2 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. Marca: “LA DURITA” (mixta). Expediente Interno: 518-11. Demandante: ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS. Asunto: Infracción de derechos de propiedad intelectual y competencia desleal.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 20 días del mes de febrero del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital 2 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador.

VISTOS:

El Oficio 1000 TDCAG-13-518-11-3-1 de 12 de noviembre de 2013, recibido en este Tribunal el 25 de noviembre de 2013, mediante el cual el Tribunal Distrital 2 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 518-11.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 6 de febrero de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS.

   Demandado: CHASE INTERNATIONAL S.A.

   1. Determinación de los hechos relevantes:

      – La marca “La Durita” (mixta) fue otorgada mediante Título 30086 a favor de ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS mediante Resolución 0000984120 de 15 de abril de 2004, dentro del Trámite 135841-03, para proteger “Única y exclusivamente pegas para uso doméstico” de la Clase 16 de la Clasificación de Niza.

      – El demandante ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS interpone demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo del Guayas por infracción de derechos de Propiedad Intelectual y Competencia Desleal en contra CHASE INTERNATIONAL S.A.

      – El 25 de octubre de 2011, el demandado CHASE INTERNATIONAL S.A. procede a contestar la demanda.

      – El 29 de mayo de 2012, el demandante ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS solicita “se suspenda el procedimiento y se solicite la interpretación prejudicial de los artículos de la Decisión 486 (…) que han sido invocados por el actor y el demandado”.

   2. Fundamentos de la demanda:

      El demandante ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS manifestó lo siguiente:

      – La marca LA DURITA (mixta) fue otorgada a su favor mediante Resolución 0000984120 de 15 de abril de 2004. Dicha protección incluye cualquier forma de utilización o uso de marcas similares o idénticas a la registrada “LA DURITA” (mixta) que puedan causar un riesgo de confusión y asociación.

      – De suerte que resulta ilícito el uso de una marca, incluso similar en cualquier forma, sin la autorización expresa del titular de los derechos de marcas. El realizar estas actividades sin el permiso expreso del titular de los derechos es un acto ilícito y, por lo mismo, susceptible de reparación pecuniaria.

      – El demandante es titular exclusivo de la marca LA DURITA (mixta) que se emplea para la venta al por mayor y menor y en gran escala de mercadería signada con ese signo. Ha sufrido de competencia desleal y de aprovechamiento injusto de la marca registrada por parte del demandado quien de manera inconstitucional y a sabiendas de que violenta el derecho de propiedad intelectual, utiliza la misma marca de forma idéntica a la que pertenece al actor.

      – Los demandados de manera permanente vienen comercializando un producto denominado “LA DURABLE” para identificar “gomas de uso industrial o doméstico” sin que el IEPI le haya otorgado el registro de la marca para su comercialización.

      – Los demandados han procedido a vender libremente el producto en cuestión causando un perjuicio directo a la distintividad de la marca “LA DURITA” (mixta), por cuanto los productos vendidos bajo la denominación “LA DURABLE” constituyen una verdadera imitación de la marca registrada previamente y otorgada al actor.

      – Solicita el cese inmediato y definitivo de los actos de competencia desleal; es decir, la comercialización de productos denominados LA DURABLE; el comiso definitivo de todos los ejemplares del producto LA DURABLE; el comiso definitivo de todo el material publicitario que identifique a la mercadería LA DURABLE; se disponga la prohibición definitiva de la importación de la mercadería “gomas” denominada LA DURABLE, para que se oficie a los administradores de Aduana, a fin de impedir el ingreso de la mencionada mercadería; reclama indemnización por daños y perjuicios, incluyendo los costos procesales, gastos y honorarios profesionales incurridos por el actor con la presente controversia; reclama la reparación del daño causado al poder distintivo de la marca LA DURITA, en virtud de las ventas y la publicidad efectuadas por el demandado.

   3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      El demandado CHASE INTERNATIONAL S.A. contestó la demanda manifestando lo siguiente:

      – La acción interpuesta no posee fundamento debido a que la compañía CHASE INTERNATIONAL S.A. ECUADOR sólo ha sido intermediaria entre fabricantes y exportadores con los importadores en Ecuador, entre ellos el señor ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS, quien hasta el 2006 importaba de manera exclusiva el producto conocido bajo la marca registrada como LA DURITA para CHASE INTERNATIONAL S.A. ECUADOR.

      – La demandada no es la única intermediaria entre fabricantes y exportadores e importadores locales, ni el único en el mundo que vende a los importadores en Ecuador. Adicionalmente, no es necesario que el intermediario sea propietario de la marca que comercializa.

      – En 2009 el producto que CHASE INTERNATIONAL EXPORTS LTD. vendió a IMPORTADORA SHING´S TRADING S.A. es la Goma Super Glue LA DURABLE, en una fecha en la cual el señor ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS no era titular de la marca; y que por error de fábrica la Goma Super Glue, incluía impresa en sus instrucciones de uso la frase “La Durita”.

      – Sin embargo, en la parte frontal del empaque de presentación del producto se encuentra claramente impreso el nombre de la marca conocida como LA DURABLE.

      – En el mes de agosto de 2010 el señor ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS se comunicó con la demandada informando que procedería a registrar la marca LA DURABLE.

      – La demandada nunca ha comercializado de manera desleal las marcas LA DURITA o LA DURABLE.

      – CHASE INTERNATIONAL S.A. ECUADOR mucho antes del inicio de las acciones interpuestas por el señor Ordóñez, no comercializaba el producto LA DURABLE, y nunca se ha vendido el producto denominado LA DURITA para otra persona que no sea el mismo señor ALEJANDRO ORDÓÑEZ PINOS.

3. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con objeto de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

4. Normas a ser interpretadas.

   La Corte consultante no solicita la interpretación de norma alguna pero menciona las normas del ordenamiento jurídico comunitario que fueron invocadas por la parte actora dentro del proceso. Éstas son las de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Por lo tanto, del análisis de los antecedentes remitidos de oficio se interpretarán los artículos 154, 155 literal d), 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 258 y 259 de la Decisión 486.

   A continuación, se insertan las normas a ser interpretadas:

   Decisión 486

   “(…)

Artículo 154

El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente

.

Artículo 155

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(…)

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión

;

(…)

Artículo 238

El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares

.

(…)

Artículo 241

El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

1. el cese de los actos que constituyen la infracción;

2. la indemnización de daños y perjuicios;

3. el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

4. la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

5. la...