PROCESO 240-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 240-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b), f) y g) y 150 de la misma normativa; con fundamento en la solicitud formulada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: TRIDIMENSIONAL. Expediente Interno: 05815-2010-0-1801-JR-CA-07.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de febrero del año dos mil catorce.

VISTOS:

El Oficio 05815-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 13 de noviembre de 2013, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el 27 de noviembre de 2013, mediante el cual la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 05815-2010-0-1801-JR-CA-07.

El Auto de 6 de febrero de 2014 mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admite a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

1. Las partes:

   Demandante: CLOROX PERÚ S.A.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ.

   Tercera interesada: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

1. Determinación de los hechos relevantes:

   – El 20 de julio de 2005, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. solicitó el registro de la marca de producto constituida por la forma tridimensional de un envase de forma cilíndrica que presenta dos franjas paralelas, la parte superior del envase es una forma irregular observándose la denominación SAPOLIO escrita en letras características, el pico frontalmente es cuadrangular y de perfil triangular, la base circular dividida por dos líneas paralelas y la denominación INTRADEVCO escrita en letras características, para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación de Niza.

   – CLOROX PERÚ S.A. formuló oposición sobre la base de: i) la marca de producto constituida por la forma tridimensional de un envase cilíndrico con el pico sellado, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir desengrasar y raspar, de la Clase 3 de la Clasificación de Niza (Certificado 110636); y, ii) la marca de producto constituida por la forma tridimensional de un envase cilíndrico con el pico sellado, para distinguir “desinfectantes” de la Clase 5 de la Clasificación de Niza (Certificado 103006).

   – El 5 de agosto de 2009, mediante Resolución 2017-2009/CSD-INDECOPI, el Indecopi declaró fundada la oposición de CLOROX PERÚ S.A. y denegó el registro de la marca solicitada por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

   – El 13 de agosto de 2009, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. interpuso recurso de apelación contra la mencionada resolución.

   – El 14 de mayo de 2010, mediante Resolución 1056-2010/TPI-INDECOPI, se revocó la resolución impugnada y se otorgó el registro solicitado.

   – En primera instancia, CLOROX PERÚ S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue declarada infundada el 24 de mayo de 2012 por el Séptimo Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.

   – En segunda instancia, el 26 de junio de 2012, CLOROX PERÚ S.A. interpuso apelación contra de dicha sentencia.

2. Fundamentos de la demanda:

   La demandante CLOROX PERÚ S.A. manifestó lo siguiente:

   – Por Certificado 110636 expedido por la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi se registró en favor de CLOROX S.A. la marca de producto constituida por la forma tridimensional de un envase cilíndrico con el pico sellado, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir desengrasar y raspar, de la Clase 3 de la Clasificación de Niza.

   – Por Certificado 103006 se registró en favor de CLOROX S.A. la marca de producto constituida por la forma tridimensional de un envase cilíndrico con el pico sellado, para distinguir “desinfectantes” de la Clase 5 de la Clasificación de Niza.

   – Por Título 1295, con vigencia hasta el 28 de noviembre de 2013, expedido por la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, se registró en favor de CLOROX S.A. el diseño industrial de una botella.

   – La marca de producto constituida por la forma tridimensional de un envase cilíndrico de propiedad de CLOROX S.A. y que también es materia del presente proceso, originó diversos procesos que se siguieron ante el Indecopi, y en los que el Tribunal resolvió en favor de CLOROX S.A. por lo que llama la atención que la Resolución materia de impugnación, el Tribunal haya resuelto en forma contraria a lo que el Tribunal ha señalado previamente. La demandante cita resoluciones anteriores del Indecopi.

   – El 3 de marzo de 2005, INTRADEVCO solicitó al Indecopi el registro de la marca de producto constituido por la forma tridimensional de un envase conformado por una base circular, para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de la Clase 3 de la Clasificación de Niza.

   – Del indicado proceso, el 1 de junio de 2005, CLOROX S.A. formuló oposición al registro de marca de producto solicitado por INTRADEVCO por existir vinculación entre los productos que pretende distinguir el signo cuyo registro solicita, por lo que el registro solicitado por INTRADEVCO resultaba confundible con el signo de CLOROX S.A. Luego de tramitada la oposición de CLOROX S.A. conforme a Ley, mediante Resolución 2016-2009/CSD-INDECOPI la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada por CLOROX S.A. y denegó el registro del signo solicitado por INTRADEVCO y, finalmente, el Tribunal del Indecopi revocó la resolución apelada. El demandante ha solicitado tutela jurisdiccional efectiva ante el Poder Judicial.

   – El Indecopi se habría pronunciado en otros procedimientos, reconociendo la distintividad de la marca registrada y ha denegado otra solicitud de registro de marca presentada por INTRADEVCO, al considerar que resultaba similar a su marca registrada. De otro lado, señaló que los signos bajo análisis serían casi idénticos, por lo que su coexistencia generaría un riesgo de confusión entre los consumidores.

   – Las marcas en cotejo presentan las siguientes semejanzas: (i) la forma cilíndrica de ambos envases, (ii) la base circular, (iii) contorno del envase, y (iv) el pico sellado al calor.

   – Para el análisis del riesgo de confusión se deberá tener en cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos o servicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que, por lo general, la confusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir.

   – Es práctica usual que los productos de limpieza sean expendidos en tiendas y supermercados junto con los desinfectantes, por lo que los mismos tienen canales de distribución y comercialización semejantes. Debido a ello el examen comparativo deberá ser más riguroso.

   – El signo solicitado por INTRADEVCO se encuentra incurso dentro de las prohibiciones de registro establecidas por la norma, por lo que la solicitud de registro de INTRADEVCO debe ser denegada.

   – Se trata de signos idénticos que pretenden distinguir el mismo tipo de productos, por lo que resulta evidente que los consumidores siempre van a verse confundidos si ambos signos se encuentran en el mercado.

   2.1. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   El Indecopi contestó la demanda manifestando lo siguiente:

   – El hecho de que se encuentren registradas las marcas en las Clases 3 y 5 de la Clasificación de Niza determina que se trate de una marca que posee cierto nivel de distintividad en su conjunto, ya que lo que se debate en el procedimiento es si el signo solicitado a registro por INTRADEVCO resulta confundible con la marca registrada por CLOROX.

   – El signo solicitado a registro por INTRADEVCO, el mismo que fue denegado mediante Resolución 1027-2010/TPI-INDECOPI, es diferente al signo solicitado que finalmente fue concedido como marca mediante la Resolución 1056-2010/TPI-INDECOPI. Se trata de dos signos diferentes. Ello determinó finalmente que el análisis de confundibilidad efectuado por el Tribunal lleve a conclusiones distintas.

   – El análisis de registrabilidad que se efectúa respecto de un signo solicitado a registro como marca no tiene relevancia más allá del caso concreto y no posee efectos vinculantes al momento de juzgar una nueva solicitud. En tal sentido, la evaluación que pudiera efectuar el Tribunal respecto de un signo solicitado a registro como marca, no confiere derecho para solicitar una decisión similar en otro procedimiento.

   – Para efectos del examen comparativo de las marcas, no se puede realizar una disección arbitraria de los signos, como pretende la demandante, aislando algunos elementos comunes entre ambos signos para concluir que son confundibles. En este sentido, resulta fundamental tomar en cuenta que lo determinante en el examen comparativo entre dos signos es el aspecto de conjunto de las marcas, pues el consumidor toma decisiones en el mercado dejándose llevar por el impacto que la marca deja en su percepción de integridad.

   – Desde el punto de vista gráfico, ambos signos presentan marcadas diferencias que evitan que se produzca confusión entre ellos.

   – Desde el punto de vista fonético, el signo solicitado se encuentra conformado por la denominación SAPOLIO INTRADEVCO, mientras que las marcas registradas no incluyen en su conformación elemento denominativo alguno. Así, se concluye que los signos suscitan una impresión visual y fonética de conjunto diferente, y es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de que el público consumidor...