PROCESO 259-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 259-IP-2013

Interpretación prejudicial solicitada del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e Interpretación de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g) y 150 de la Decisión 486, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

Actor: GRUPO MB LENS S.A.C.

Marca: “BB BORA BORA” (mixta)

Expediente Interno N° 00049-2012-0-1801-JR-CA-17.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y seis (26) días del mes de febrero del año dos mil catorce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos, de 16 de octubre de 2013, recibida por este Tribunal el 17 de diciembre del mismo año, se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de seis (6) de febrero de 2014.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: GRUPO MB LENS S.A.C.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPUBLICA DEL PERÚ

   Tercero: Research in Motion Limited

2. Actos demandados

   GRUPO MB LENS S.A.C. plantea que se declare la nulidad de la Resolución No. 2045-2011/TPI-INDECOPI a través de la cual, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la de la Propiedad Intelectual resolvió confirmar la Resolución venida en grado No. 25-2011-/DSD-INDECOPI, a través de la cual se resolvió denegar el registro de la marca “BB BORA BORA” (mixta).

   Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

   - El 14 de julio de 2010, GRUPO MB LENS S.A.C. solicitó el registro de la marca de producto “BB BORA BORA” (mixta), para distinguir productos ópticos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial “El Peruano”, no se presentó oposición.

   - El 3 de enero de 2011, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual expidió la Resolución No. 25-2011/DSD-INDECOPI, a través de la cual resolvió denegar de oficio el registro del sigo “BB BORA BORA”, solicitado por GRUPO MB LENS S.A.C., para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón de que dentro del examen de registrabilidad realizado se encontró la existencia previa de la marca vigente “BB” (mixta) a favor de la empresa Balenciaga de Francia, la misma que distingue, productos comprendidos en la clase internacional No. 9 de la Clasificación Internacional de Niza y la solicitud prioritaria BB requerida por Research in Motion Limited, para proteger igualmente productos de la clase internacional No. 9.

   - El 18 de enero de 2011, GRUPO MB LENS S.A.C. interpuso Recurso de Apelación de la antes referida Resolución.

   - El 22 de septiembre de 2011 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución No. 2045-2011/TPI-INDECOPI, resolvió rechazar el Recurso y consecuentemente confirmar la Resolución anterior que denegó el registro de la marca “BB BORA BORA”.

   - GRUPO MB LENS S.A.C. interpone demanda contenciosa administrativa, contra la Resolución del Tribunal del INDECOPI que confirmó la Resolución de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

   - El Décimo Séptimo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio declara fundada la demanda y consecuentemente declara nula la Resolución 2045-2011/TPI-INDECOPI, por considerar que no existe riesgo de confusión entre la marca cuyo registro se solicita y la marca registrada, debido a que no guardan similitud gráfica y fonética y, además, a pesar de que distinguen productos vinculados, no produce confusión directa, tampoco indirecta no vulnerándose de esta manera la norma comunitaria.

   - El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, interpone Recurso de Apelación y es dentro de este proceso que la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, suspende el proceso y dispone solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial respectiva.

   - El 16 de octubre de 2013, la Corte Superior de Justicia de Lima, Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado emitió la Resolución Nº 3 por medio de la cual suspendió el proceso y dispuso solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

   - El 17 de diciembre de 2013, el Secretario de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través del Oficio No. 49-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ, solicita la interpretación prejudicial antes referida.

   a. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda presentada por GRUBO MB LENS S.A.C.

   - “Nuestra empresa es titular de 24 marcas registradas que cumplen con la debida distintividad y que coexisten en el mercado nacional como una familia de marcas”.

   - “En la marca de producto registrada por la empresa Balenciaga su denominación la constituyen las dos letras “BB”, mientras que en nuestro pedido el registro de la denominación la constituyen las palabras BORA BORA, razón por la cual entre la marca de la empresa Balenciaga y la nuestra NO EXISTE SIMILITUD ORTOGRAFICA”.

   - “La pronunciación de las letras “BB” no tiene un sonido similar al de las palabras BORA BORA, es decir que no existe identidad entre las sílabas tónicas ni coincidencia en las raíces o terminaciones de las denominaciones señaladas, razón por la cual NO EXISTE SIMILITUD FONETICA, con lo cual se evita que el consumidor promedio local pueda confundir auditivamente las marcas”.

   - “En nuestra marca de producto predomina el elemento DENOMINATIVO que lo constituyen las palabras BORA BORA que le dan DISTINTIVIDAD frente a la marca BB de la empresa Balenciaga que no cuenta con ningún elemento denominativo, diferencia sustancial”.

   b. Fundamentos de derecho contenidos en la contestación a la demanda presentada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI

   - “Solicitamos que la presente demanda sea declarada INFUNDADA por cuanto MB LENS no ha señalado algún vicio o error trascendente en el que habría incurrido la resolución del Tribunal del INDECOPI, al denegar el registro como marca de su signo BB BORA BORA y logotipo”.

   - Independientemente de lo antes señalado, el INDECOPI así mismo manifestó “A fin de analizar el riesgo de confusión entre los signos en Litis, el Tribunal del INDECOPI tomó en cuenta dos factores generales: (i) la identidad, similitud o vinculación de los productos que identifican; y (ii) la identidad o similitud de los signos en sí”.

   - “El signo solicitado a registro pretende distinguir algunos de los MISMOS PRODUCTOS que distingue la marca registrada BB y logotipo, a saber, productos ópticos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. No existe controversia respecto a esta situación pues (…), la actora no ha negado ni tampoco ha cuestionado en forma alguna en su demanda el reconocimiento efectuado en este sentido por el Tribunal del INDECOPI”.

   - “Es innegable que al coincidir en el empleo de las letras relevantes BB, colocadas de manera contrapuesta, y aplicadas además a los mismos productos (productos ópticos), el público consumidor incurrirá en confusión respecto al origen empresarial de los mismos”.

   - “Las letras BB colocadas en forma contrapuesta dentro del signo que ha solicitado a registro, si (sic) esulta relevante a efectos del cotejo debido a la forma y dimensiones que posee”.

   - “Generalmente el consumidor no podrá comparar dos signos en forma simultánea sino que el que tenga al frente en un momento determinado lo va a confrontar con el recuerdo más o menos vago que guarde del anteriormente percibido”.

   - “Aun cuando (el consumidor) asuma que los productos que ambos signos distinguen provienen de empresas distintas, debido a la coincidencia en el empleo de las letras relevantes BB colocadas en forma contrapuesta, existe el riesgo de que asuma que entre tales empresarios puede existir algún tipo de relación o vinculación de carácter empresarial u organizativo, cuando en realidad ello no es cierto”.

   - “En el caso de autos, la coincidencia de los signos confrontados en el empleo de las letras relevantes BB colocadas en forma contrapuesta, aunada a la distinción de los mismos productos, dará lugar al supuesto de confusión indirecta”.

   - “Las letras BB colocadas en forma contrapuesta, no forman parte de ninguna otra marca registrada para distinguir productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial”.

   c. Contestación a la Demanda por parte del Tercero Interesado

   No existe en el expediente constancia de que RESEARCH IN MOTION LIMITED, hubiese sido notificado con la demanda ni existe constancia de su escrito de contestación.

   d. Fundamentos de derecho contenidos en la Apelación

   El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, en su recurso de Apelación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

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