PROCESO 252-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 252-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión.

Marca: C-LEXINA (denominativa).

Actor: sociedad AVENTIS PHARMA S.A.

Proceso interno Nº. 03215-2010-0-1801-JR-CA-06.

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil catorce.

VISTOS:

El 28 de noviembre de 2013, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 03215-2010-0-1801-JR-CA-06.

El auto de 7 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

DATOS RELEVANTES.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: AVENTIS PHARMA S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: la sociedad INVERSIONES AWL S.A.C.

* Hechos

1. El 14 de noviembre de 2008, la sociedad INVERSIONES AWL S.A.C. solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo C-LEXINA (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Una vez publicada la solicitud, presentó oposición la sociedad AVENTIS PHARMA S.A. sobre la base de su marca CLEXANE (denominativa) registrada a su favor para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Por Resolución Nº. 01596-2009/CSD-INDECOPI de 24 de junio de 2009 la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada, y, en consecuencia concedió el registro del signo solicitado.

4. La sociedad AVENTIS PHARMA S.A. interpuso recurso de apelación.

5. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 0592-2010/TPI-INDECOPI de 10 de marzo de 2010, confirmó la Resolución impugnada.

6. Contra las mencionadas Resoluciones la sociedad AVENTIS PHARMA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número siete, de 7 de septiembre de 2012, donde el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda contenciosa administrativa.

7. El INDECOPI interpuso recurso de apelación.

8. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número 15 de 10 de octubre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

   * Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad AVENTIS PHARMA S.A. interpone demanda contencioso administrativa diciendo:

1. Contrario a lo afirmado por el INDECOPI en las Resoluciones impugnadas, "los signos en conflicto son semejantes gráfica y fonéticamente al grado de generar riego de confusión en el mercado (...) los signos comparten la misma secuencia de consonantes C-L-X y casi las mismas vocales, E-I-A en la marca registrada, C, LEXINA, y E-A-E en la marca de nuestra representada, CLEXANE, lo cual no le otorga distintividad suficiente para acceder al registro, puesto que sólo podría argumentarse como única diferencia la posición de la letra l y la letra A, lo cual no puede pensarse considerarse trascendente para determinar una diferenciación".

2. Existe similitud gráfica y fonética entre los signos en conflicto capaz de generar confusión en el público consumidor.

3. Por lo que, "la diferencia existente entre ambos signos no resulta ser suficiente a efectos de otorgarle al signo solicitado la distintividad que requiere para acceder al registro".

4. Se debe tomar en cuenta que "en una realidad como la nuestra, la automedicación es común (...)".

5. La confusión que pueda darse con productos de la Clase 5 es vital para la salud del público consumidor.

   * Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El INDECOPI contesta la demanda expresando:

1. Sobre la supuesta similitud de los signos que induciría a confusión a los consumidores, el INDECOPI basándose en los criterios para efectuar el cotejo marcario ha determinado que los signos confrontados "no resultan semejantes al grado de inducir a confusión al consumidor (...)".

2. El consumidor analizará los signos C-LEXINA y CLEXANE en su conjunto sin fraccionarlos.

3. Realizado el examen comparativo de los signos en conflicto desde el punto de vista fonético "se advierte que presentan una diferente secuencia de vocales, lo que determina que los signos cuenten con una pronunciación y entonación diferente".

4. Desde el punto de vista gráfico "los signos presentan estructuras distintas debido al que presenta el signo solicitado. Asimismo, los signos difieren en la secuencia de vocales, lo que determina que (...) se produzca un impacto visual de conjunto distinto".

5. Si bien "los signos distinguen algunos de los mismos productos dadas las diferencia fonéticas y gráficas que presentan los mismos, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor".

   * Fundamentos jurídicos del tercero interesado.

   Obra en el expediente el Dictamen del Ministerio Público, donde se manifiesta que por Resolución 03 de 27 de julio de 2010 "se declaró rebelde a la codemandada Inversiones AWL S.A.C. (...)".

   * Fundamentos jurídicos de la Sentencia de Primera Instancia.

   La Sentencia de Primera Instancia, que declaró infundada fundada en parte la demanda, argumentó:

1. Existe confusión entre los signos en conflicto.

   * Fundamentos jurídicos del recurso de apelación.

   El INDECOPI, interpone recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia, Resolución número siete, de 7 de septiembre de 2012, argumentando que:

1. La Sentencia de Primera Instancia incurre en errores de hecho al considerar que la coincidencia ortográfica y fonética en las tres primeras letras de los signos C-LEX generaría un riesgo de confusión; y, que el consumidor medio no analizará que la letra C seguida de un guion individualmente ser pronuncia como CE por lo que se podría dar una confusión.

2. El error que incurre la Sentencia es no realizar el análisis de signo en su conjunto y la en el conjunto del signo la letra C será pronunciada de manera individual.

   * Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación.

   No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

   * Solicitud del Juez consultante.

   El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a:

   * Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos vinculados de la misma clase distinguidos por signos idénticos.

   * Cómo debe analizarse el criterio `canales de comercialización' en el examen comparativo de los signos que sean idénticos o semejantes dentro del ámbito de la Decisión 486.

   CONSIDERANDO:

   Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina objeto de la solicitud de interpretación prejudicial, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el...