PROCESO 219-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 219-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: SOL (denominativa). Proceso Interno 2009-00008.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 12 días del mes de febrero del año dos mil catorce.

VISTOS:

El Oficio 2845 de 20 de noviembre de 2013, recibido en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2009-00008.

El Auto de 22 de enero de 2014 mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

1. Las partes:

   Demandante: CCM IP S.A.

   Demandados: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

   Tercero interesado: LUZ DARY MATEUS CASAÑAS

   COPIDROGAS

2. Determinación de los hechos relevantes:

   – El 21 de febrero de 2006, la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC el registro de la marca SOL (denominativa) para distinguir “cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de fruta; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas” en la Clase 32 de la Clasificación de Niza[1].

   – La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 562 de 2006 y, dentro del término oportuno, no fue objetada.

   – Mediante Resolución 25447 de 26 de septiembre de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro de la marca SOL (denominativa).

   – GASEOSAS EL SOL S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.

   – Mediante Resolución 35580 de 22 de diciembre de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC confirmó lo decidido en la Resolución 25447 y concedió el recurso de apelación.

   – Mediante Resolución 03138 de 12 de febrero de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial revocó lo decidido en la Resolución 25447 y concedió el registro de la marca SOL (denominativa) en favor de la sociedad GASEOSAS EL SOL LTDA. sobre la base de la consideración que la marca SOL (denominativa) no constituye una derivación de la anteriormente registrada como mixta en su favor. Por lo tanto, el signo solicitado para registro es viable.

   – Mediante Resolución 28985 de 12 de septiembre de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial modificó el artículo 2 de la Resolución 03138 en el sentido de aclarar que el titular de la marca SOL (denominativa) cuyo registro se concedió es GASEOSAS EL SOL S.A. y, no GASEOSAS EL SOL LTDA.

   – El 12 de octubre de 2007, la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A. solicitó ante la SIC la inscripción de la transferencia de la marca SOL (denominativa), en favor de Hernando Alberto Acosta Rodríguez.

   – El 23 de octubre de 2007, se otorgó la inscripción y fue notificada con anotación en el registro público de la Propiedad Industrial.

   – El 31 de marzo de 2008, el señor Hernando Alberto Acosta Rodríguez solicitó ante la SIC la inscripción de la transferencia de la marca SOL (denominativa), en favor de Luz Dary Mateus Casañas.

   – El 31 de marzo de 2008, se otorgó la inscripción y fue notificada con anotación en el registro público de la Propiedad Industrial.

   – La sociedad demandante CCM IP S.A. presentó acción de nulidad argumentando que dichas transferencias constituyen una infracción al artículo 161 de la Decisión 486 habida cuenta que se configura la existencia de dos marcas con la denominación SOL en favor de titulares distintos, que identifican los mismos productos de la Clase 32 de la Clasificación de Niza, lo cual acarrea riesgo de confusión en el público consumidor y que, en consecuencia, se retorne la titularidad de la marca SOL (denominativa) en favor de la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A.

   – El 4 de mayo de 2009, se admitió la demanda ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

3. Fundamentos de la demanda:

   La demandante CCM IP S.A. manifestó lo siguiente:

   – Se ha vulnerado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

   – La Resolución 3138 y la que la revoca parcialmente son violatorias de la normativa citada debido a que ésta reconoce un derecho de uso en exclusiva sobre la marca SOL (denominativa) y las resoluciones dan lugar a que existan en el mercado dos marcas idénticas denominadas SOL, las cuales amparan los mismos productos de la Clase 32 de la Clasificación de Niza.

   – De la comparación entre las marcas enfrentadas se advierten semejanzas de tipo visual, fonético y conceptual, por lo que ocasionan riesgo de confusión entre el público consumidor, habida cuenta que el elemento característico entre ellas es la expresión denominativa SOL.

   – El artículo 161 de la Decisión 486 dispone que: “Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión”.

   – La transferencia de la marca SOL (denominativa) en favor de Hernando Alberto Acosta Rodríguez y, posteriormente, a Luz Dary Mateus Casañas, es ilegal, pues con anterioridad la marca SOL (mixta) había sido registrada en favor de la sociedad GASEOSAS EL SOL S.A.

   – Dicha transferencia originó riesgo de confusión en el público consumidor, habida cuenta de que generó la existencia de dos marcas similarmente confundibles en favor de titulares diferentes.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   La SIC contestó la demanda manifestando lo siguiente:

   – Las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente.

   – Los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente, la Decisión 486, y gozan de eficacia legal, pues la SIC no fue informada sobre el embargo de la marca SOL (mixta) al que hace alusión la actora.

   La tercera interesada COPIDROGAS contestó la demanda manifestando lo siguiente:

   – La teoría de los motivos y de las finalidades no es aplicable a este asunto por cuanto el único interés de CCM IP S.A. es de carácter particular y concreto, y el mismo tiene que ver con remover los obstáculos jurídicos que le impiden el registro de la marca SOL en su favor. En consecuencia, esta acción debió tramitarse por la vía de la acción de nulidad y...