PROCESO 245-IP-2013

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 245-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma Decisión.

Marca: FIBROLIN escrita con letras características.

Actor: sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PERÚ S.A.

Proceso interno Nº. 0222-2010-0-1801-JR-CA-03.

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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil catorce.

VISTOS:

El 27 de noviembre de 2013, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 0222-2010-0-1801-JR-CA-03.

El auto de 7 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal aceptó el impedimento presentado por el señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez para conocer el presente proceso.

El auto de 7 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

DATOS RELEVANTES.

* Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: sociedad FARMINDUSTRIA S.A.

b) Hechos

1. El 20 de agosto de 2008, la sociedad FARMINDUSTRIA S.A. solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo FIBROLIN escrito en letras características para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. A la mencionada solicitud presentó oposición la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A. sobre la base de su marca CIPROLIN (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Por Resolución Nº. 01086-2009/CSD-INDECOPI de 30 de abril de 2009 la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo solicitado.

   Contra dicha Resolución la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A. interpuso recurso de apelación.

4. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 3460-2009/TPI-INDECOPI de 21 de diciembre de 2009, confirmó la Resolución impugnada.

5. Contra las mencionadas Resoluciones la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número once, de 20 de noviembre de 2012, donde el Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa administrativa.

6. Contra dicha Providencia la sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU S.A. interpuso recurso de apelación, el cual, por Resolución Número dos de seis de 24 octubre de 2013 emitido por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, fue suspendido y se dispuso "solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 (...)".

   * Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad BRISTOL SQUIBB PERÚ S.A. presenta la demanda bajo los siguientes argumentos:

1. Existe un parecido gráfico y fonético entre la marca registrada CIPROLIN y la marca solicitada FIBROLIN ya que comparten 6 de las 8 letras que conforman los signos, comparten vocales, consonantes y el mismo número de sílabas, por lo que la marca FIBROLIN ha sido construida en base a la marca registrada CIPROLIN.

2. Las marcas en conflicto distinguen la misma clase de productos.

3. En una realidad donde la población se automedica o se venden productos farmacéuticos sin receta médica "resulta totalmente factible que el común de la gente confunda una marca como CIPOLIN con otra como FIBROLIN".

4. Entre los signos en conflicto existe confusión directa e indirecta.

5. El examen comparativo entre los signos en conflicto ha sido forzado y "se ha aplicado un criterio diametralmente opuesto al aplicado en otros casos similares resueltos con anterioridad".

   * Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El INDECOPI contesta la demanda en los siguientes términos:

1. Respecto a los productos que distinguen los signos en cuestión "En el presente caso, FIBROLIN se registró para distinguir productos farmacéuticos y veterinarios: productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas de la clase 05 de la Clasificación Internacional. Por su lado, la marca CIPROLIN registrada (...) distingue productos farmacéuticos y demás de la clase 05 de la Clasificación Internacional".

2. En cuanto a la comparación de signos, "Realizado el examen comparativo entre el signo FIBROLIN y grafía con la marca CIPROLIN, se aprecia que vistos en su conjunto ambos signos presentan diferencias tanto en el aspecto fonético como en el gráfico".

3. Agrega "En efecto, si bien coinciden en la sílaba (LIN) y en su secuencia de vocales como lo ha sostenido la demandante, éstas se encuentran formando parte de distintas sílabas (...) lo cual determina que los signos susciten una apreciación auditiva y visual diferente, siendo pertinente señalar además que el signo solicitado se encuentra escrito en letras características, lo cual contribuye a su diferenciación, no obstante ser un complemento de la denominación".

   * Fundamentos jurídicos del tercero interesado.

   La sociedad FARMINDUSTRIA S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo:

1. Desde el punto de vista fonético, los signos en conflicto, "presentan una notable diferencia de pronunciación, pues de las tres sílabas que componen ambas denominaciones dos de ellas son diferente" y que desde el punto de vista gráfico los signos son distintos.

2. El signo solicitado FIBROLIN "comienza con la denominación FIBRO, la cual generará en la mente del consumidor referencia a fibra, componente de algunos alimentos que provee numerosos beneficios para la salud. Dicha referencia no existe en la denominación CIPROLIN".

3. Existen muchos registros en la Clase 5 que contienen las partículas FIBRO y LIN "resultando que vienen coexistiendo pacíficamente en el mercado, sin producir riesgo de confusión ni riesgo de asociación alguno entre los consumidores". Estas partículas son frecuentemente utilizadas en la conformación de signos.

4. FARMAINDUSTRIA S.A. ya es titular del signo FIBROLIN denominativo por lo que el "publico entenderá que el signo FIBROLIN escrito en letras características es una variación de nuestra marca registrada FIBROLIN en su forma denominativa".

5. Lo signos en conflicto pueden coexistir en el mercado sin causar riesgo de confusión directo o indirecto en los consumidores.

6. Por lo expuesto, el signo solicitado no se encuentra en la prohibición descrita en el literal a) de la Decisión 486.

   * Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia.

   La Sentencia de Primera Instancia, argumenta que:

1. El signo solicitado es distintivo.

2. Los signos en conflicto no son confundibles entre sí.

3. Existen diferencias gráficas y fonéticas que hacen que los signos sean diferentes.

   * Fundamentos jurídicos del recurso de apelación.

   La sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB PERÚ S.A. interpone recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia, Resolución número once, de 20 de noviembre de 2012, en los siguientes términos:

1. "(...) existe, a no dudarlo, un evidente parecido gráfico y fonético entre la marca registrada CIPROLIN de propiedad de nuestra representada y base de la oposición, y la marca registrada con posterioridad".

2. Expone idénticos argumentos que en la demanda contencioso administrativa presentada.

   * Fundamentos jurídicos de la contestación al recurso de apelación.

   No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

   * Solicitud del Juez consultante.

   El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a:

   * Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación o confusión entre productos de igual clase (Clase 5) respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación por tener signos mixtos de características similares.

   CONSIDERANDO:

   Que, la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina objeto de la solicitud de interpretación prejudicial, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la...