PROCESO 49-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 049-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 136 literales b) y h), 190, 191, 192, 200, 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: AXA.NET (mixta).

Actor: sociedad AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A.

Proceso interno Nº 2008-00085.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de mayo del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2008-00085;

El auto de 10 de abril de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad DISTRIBUCIONES AXA S.A.

1. Hechos.

   1. El 16 de diciembre de 2005, la sociedad DISTRIBUCIONES AXA S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo AXA.NET (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 651 de 28 de febrero de 2006. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. sobre la base de su marca AXA (mixta) registrada a su favor para distinguir servicios de las Clases 39 y 45 y del nombre comercial y enseña comercial AXA ASISTENCIA.

   3. Por Resolución Nº 04741 de 26 de febrero de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 012108 de 30 de abril de 2007, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 35855 de 30 de octubre de 2007, confirmó, también, la Resolución Nº 04741. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486, ya que “la División de Signos Distintivos ignoró que la marca AXA.NET –MIXTA- NO posee DISTINTIVIDAD, NO es SUSCEPTIBLE DE REPRESENTACIÓN GRÁFICA y NO es PERCEPTIBLE, ni es capaz de distinguir en el mercado los servicios comercializados por DISTRIBUCIONES AXA S.A. (interviniente en esta acción y AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. (demandante en esta acción)”.

   2. La marca AXA y AXA ASISTENCIA es un “signo notoriamente conocido, el Nombre y Enseña Comercial del Titular están registrados y vigentes (…)”.

   3. Se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, ya que el signo solicitado AXA.NET es confundible con su signo confundible con sus marcas AXA mixta registradas para las Clases 39 y 45 y con su nombre y enseña comercial AXA ASISTENCIA.

   4. Recalca la notoriedad de sus signos.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda manifestando:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. El signo solicitado “es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 (…) la que evidentemente cumple con los requisitos exigidos en la norma comunitaria pues es suficientemente distintiva pues está conformada de elementos diferenciadores en su conjunto que impide (sic) el riesgo de confusión en el público consumidor que concurre al mercado”.

   3. La notoriedad del signo AXA “no fue probada en su momento procesal de acuerdo con lo establecido en la Decisión 486 (…)”.

4. Tercero interesado.

   La sociedad DISTRIBUCIONES AXA S.A. tercero interesado en el proceso contestó la demanda en los siguientes términos:

   1. Solicitó el registro del signo AXA.NET “para sus servicios de Droguerías, compra y venta de productos farmacéuticos y de consumo masivo propios de su objeto social y dirigido al mismo mercado en el cual es ampliamente reconocido, y claramente se diferencia del objeto propio de Axa Asistencia Colombia cuya actividad mercantil es la promoción, comercialización y estación directa o indirecta de todo tipo de servicios de asistencia personal, técnica o material a compañías de transporte, agencias y promotores de viajes, instituciones financieras, empresas de seguros o cualquier otro tipo de empresa”.

   2. Afirma que su signo es distintivo, por lo que no se violó el artículo 134 de la Decisión 486.

   3. Respecto a la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, manifiesta que los signos en conflicto no son confundibles.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo AXA.NET (mixto), fue el 16 de diciembre de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 únicamente en sus literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio se interpretarán los artículos 136 literales b) y h), 190, 191, 192, 200, 224 y 228 de la misma Decisión; y,

      Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

      Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

      (…)

      Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

      Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

      a) las palabras o combinación de palabras;

      b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

      (…)

      Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

      a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

      b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

      (…)

      h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

      (…)

      Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

      Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

      Los nombres comerciales son...