PROCESO 116-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 116-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 136 literal b), 190, 191, 192 y 200 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad COÉXITO S.A.

Marca: “INVERENERGETICAS” (denominativa).

Expediente Interno N° 2010-00033.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiún (21) días del mes de junio del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de cinco (5) de junio de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad COÉXITO S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad COÉXITO S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 20776 de 29 de abril de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad COÉXITO S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “INVERENERGETICAS” (denominativo), solicitado por la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A., para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 26576 de 28 de mayo de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 38674 de 30 de julio de 2009, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 20776 de 29 de abril de 2009.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 13 de agosto de 2008, la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. solicitó el registro del signo “INVERENERGETICAS” (denominativo), para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 31 de octubre de 2008, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 597.

      - La sociedad COÉXITO S.A. presentó oposición a la solicitud de registro, se fundamentó en el registro previo de la marca “ENERGITECA” (denominativa y mixta) para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Se fundamentó, asimismo, en la titularidad del nombre y enseña comerciales “ENERGITECA”.

      - El 29 de abril de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 20776, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición presentada por la sociedad COÉXITO S.A. y conceder, en consecuencia, el registro del signo “INVERENERGETICAS” (denominativo), solicitado por la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A., para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad COÉXITO S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 28 de mayo de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 26576, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 30 de julio de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 38674, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 20776 de 29 de abril de 2009, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad COÉXITO S.A., en su escrito de demanda y en el de adición a la misma expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro y las marcas previamente registradas por la sociedad COÉXITO S.A., podemos concluir que la marca INVERENERGETICAS, no es suficientemente distintiva para distinguir servicios de las clases 37 y 40 de la Clasificación Internacional de Marcas”.

      - “La marca INVERENERGETICAS está incursa en la causal de irregistrabilidad señalada, por cuanto es similar a la marca previamente registrada ENERGITECA, e identifica servicios que guardan relación de conexidad con los productos y servicios identificados con la marca”.

      - “(…) es fundamental resaltar que la partícula INVER, es un componente de uso común, tal como lo demuestra la existencia de más de doscientos registros vigentes, en diversas clases de la clasificación internacional de marcas”.

      - “Las actividades mencionadas, son prestadas por la sociedad COÉXITO, a través de los establecimientos de comercio denominados ENERGITECA (…). La sociedad cuenta con cuarenta establecimientos de comercio ENERGITECA abiertos al público (…)”.

      - “(…) la marca INVERENERGETICAS se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 146 (sic) (…), por cuanto es prácticamente idéntica a la enseña comercial ENERGITECA, y su uso en el comercio para identificar servicios de la clase 37, causa necesaria confusión con los servicios prestados a través de los establecimientos de comercio denominados ENERGITECA”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) si bien en ambos signos se observa la inclusión de la partícula ENERG, dicha partícula evoca el concepto de ‘energía’, el cual no es apropiable en exclusiva con relación a los productos o servicios que ampara la Clase 40 Internacional como quiera que es de frecuente utilización por los empresarios que se ubican de dicha clase lo anterior implica que el titular de ENERGITECA debe tolerar la existencia de otras marcas que utilicen la referida partícula”.

      - “INVERENERGETICAS, clase 37 y ENERGITECA, no son susceptibles de generar riesgo de confusión ya que como se explicó, cada una cuenta con elementos suficientes que permiten su diferenciación por lo cual el consumidor al momento de elegirlas, identificará con claridad su origen empresarial y los productos y servicios que ampara cada una (…)”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A., hoy COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. E.S.P., en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la marca INVERENERGETICAS (NOMINATIVA) es una conjunción de elementos denominativos que NO constituye la designación genérica de los servicios de la clase 37 Int. Que con ella se pretenden comercializar, ni es un signo o denominación que sirva de manera exclusiva para describir sus características propias o cualidades intrínsecas”.

      - “(…) los propietarios de marcas que contengan la partícula ENERG o alusiones directas al concepto de ENERGÍA, deben tolerar su inclusión en otros signos, dado que no es posible tratar de apropiarse de forma exclusiva de dichos elementos, toda vez que éstos resultan necesarios para referirse a una cualidad que, como dijimos, puede estar presente en una gran variedad de bienes y/o servicios”.

      - “(…) la partícula ENERG y el concepto de ENERGÍA son actualmente empleados de forma libre y pacífica por comerciantes de distintos sectores de la economía y que incluso las marcas de propiedad de la Actora, coexisten en el mercado nacional (…)”.

      - “La marca INVERENERGETICAS, fusiona las palabras inversión la cual se refiere a la acción y efecto de invertir (…) y energética que significa ‘perteneciente o relativo a la energía’. Esta noción en el contexto de la clase treinta y siente (37) en la cual se pretende registrar la marca, (…) denota la acción de invertir en este tipo de servicios, constituyéndose así en una expresión evocativa y absolutamente distintiva para los servicios de la clase treinta y siente (37) Internacional”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 5 de junio de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede...