PROCESO 53-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 53-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2010-00058. Actor: CCM, IP S.A. Marca mixta KOLA SOL. Asunto: cancelación por falta de uso de la marca.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 19 días del mes de junio del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 8 de mayo de 2013.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

2. partes.

   Demandante: CCM, IP S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercera interesada: LUZ DARY MATEUS CASAÑAS.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad CCM, IP S.A., solicitó el 11 de agosto de 2008 la cancelación del registro por falta de uso de la marca mixta KOLA SOL, registrada en Colombia bajo el certificado No. 291617, para amparar productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS.

   2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 19054 de 27 de abril de 2009, resolvió cancelar parcialmente el registro de la marca mixta KOLA SOL.

   3. La señora LUZ DARY MATEUS CASAÑAS interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

   4. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 37519 de 27 de julio de 2009, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

   5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 48661 de 28 de septiembre de 2009, resolvió revocar la decisión contenida en la Resolución No. 19054 de 27 de abril de 2009 y negar la cancelación del registro por no uso de la marca mixta KOLA SOL.

   6. La sociedad CCM, IP S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   7. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que se aplicaron de manera incorrecta los criterios de la conexión competitiva en un asunto de cancelación parcial por no uso. En este último caso se debe mirar la identidad o similitud de los productos o servicios, y no la conexidad.

   2. Argumenta, que la similitud se refiere a productos directa y necesariamente sustituibles, pero no con conexidad competitiva.

   3. Indica, que las gaseosas y las cervezas no son productos sustituibles; no son similares ni poseen la misma naturaleza. Únicamente se probó el uso en relación con las gaseosas.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Sostiene, que tanto las cervezas como las gaseosas tienen una misma necesidad y finalidad: calmar la sed y facilitar la ingesta de alimentos.

      • Indica, que para la figura de la cancelación parcial se puede hacer un análisis de conexión competitiva. Las cervezas y las gaseosas se comercializan en un mercado conexo o análogo. Son productos que tienen similitud.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      • Sostiene, que lo que se busca con el análisis de identidad o similitud es determinar el grado de conexidad entre productos de la misma clase.

      • Argumenta, que en el evento de existir conexión competitiva entre los productos usados y los no usados, no operaría la figura de la cancelación parcial por no uso. En el caso particular no es posible cancelar parcialmente el registro de la marca mixta KOLA SOL, ya que la cerveza se encuentra directamente relacionada con las gaseosas. Por lo tanto, no se cumpliría el objetivo de la cancelación parcial por no uso.

      • Indica, que las gaseosas y las cervezas comparten la misma naturaleza y tienen la misma finalidad.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   La corte consultante solicitó la interpretación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se realizará la interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán los siguientes artículos: 166 y 167 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

   Artículo 165

   La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada.

   No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

   Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

   El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito

   .

Artículo 166

Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el...