PROCESO 110-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 110-IP-2013

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: FERRIS ENTERPRISES CORP. Marca: “LIZA” (mixta). Expediente Interno: Nº 2011-00276.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 19 días del mes de junio del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 893, de 2 de mayo de 2013, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2011-00276.

1. Antecedentes

   Las partes

   Demandante: FERRIS ENTERPRISES CORP.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.

   Tercero interesado: CARGILL INCORPORATED, CONOPCO INC y MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

   1. Determinación de los hechos relevantes:

      - El 13 de julio de 2009, la sociedad CARGILL INCORPORATED solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca LIZA (mixta), en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 608, de 30 de septiembre de 2009, la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP, así como las empresas CONOPCO INC y MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. formularon oposición en contra de la solicitud de registro argumentando la existencia de semejanzas entre la marca solicitada y algunas de las marcas previamente registradas por ellas: “YUPI LIZA’S” y “LIZAS PAPALISTAS” (denominativas) comprendidas en las Clases 29 y 30 en el caso de FERRIS ENTERPRISES CORP inscritas con Certificados Nº 276230, Nº 300355 y Nº 300354; las marcas “LIZANO” (denominativa y mixta) comprendidas en las Clases 29 y 30 registradas por CONOPCO INC mediante los Certificados Nº 337733, Nº 371137, Nº 337734 y Nº 337735; y, la marca “LIRA” (denominativa) perteneciente a la misma Clase 29 de la empresa MOLINOS RIO DE LA PLATA inscrita con Certificado Nº 154070.

      - No obstante estas oposiciones, la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución núm. 22017, de 28 de abril de 2010, declaró infundadas las oposiciones presentadas y, en consecuencia, concedió el registro de la marca mixta LIZA.

      - Dentro de la oportunidad legal, dichas sociedades interpusieron los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones núm. 28010 y 38376, en el sentido de confirmar la decisión inicial.

      - Contra esas Resoluciones, la demandada FERRIS ENTERPRISES CORP interpuso una acción de nulidad ante el Consejo de Estado solicitando, en última instancia, que se ordene a la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro 406072 correspondiente a la marca mixta LIZA inscrito a favor de la sociedad CARGILL INCORPORATED. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la demanda:

      La sociedad actora FERRIS ENTERPRISES CORP manifestó en su demanda lo siguiente:

      - Las Resoluciones expedidas por la SIC contravienen los artículos 134 y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina .

      - La Decisión 486 ha sido clara y enfática en establecer una prohibición de registro marcario cuando éste reproduce total o parcialmente uno previamente concedido.

      - La Superintendencia de Industria y Comercio al conceder la marca LIZA (mixta), omitió el respectivo estudio de confundibilidad o éste fue mal practicado.

      - En el presente caso, se debe tener en cuenta que en el signo LIZA (mixto), propiedad de la sociedad CARGILL INCORPORATED, se da una reproducción parcial de la marca YUPI LIZA’S ya registrada en la clase 29, sin que se adicionen elementos que le otorguen distinción alguna. Si bien la marca LIZA fue concedida como mixta, lo sobresaliente de la marca es la denominación, esto es, la palabra graficada que no ofrece distinción.

      - Del cotejo marcario entre las marcas confrontadas se advierten similitudes ortográficas, fonéticas, ideológicas o conceptuales con las marcas YUPI LIZAS’S y LIZAS PAPALISTAS. Esta última registrada en la clase 30.

      - Existe pues un riesgo de confundibilidad indirecto que se presenta de manera automática cuando hay reproducción parcial de signos distintivos, sin adición de elementos que le otorguen distinción alguna (invoca Proceso Nº 21-IP-98, de 3 de septiembre de 1998, publicada en G.O.A.C. Nº 398, del 22 de diciembre del mismo año, caso “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”).

      - Existe, además, identidad de productos amparados por las marcas LIZA y YUPI LIZA’S.

   3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO manifestó lo siguiente:

      – Las pretensiones contenidas en la demanda parten de una descripción parcializada e incompleta de los hechos que dieron origen al acto administrativo demandado.

      – La SIC realizó un meticuloso estudio de registrabilidad de la marca mixta LIZA y concluyó que no se concretan ninguno de los riesgos de confusión en materia marcaria.

      – Frente a la marca YUPI LIZA’S la SIC sustentó la no confundibilidad en variados argumentos: la marca opositora es más extensa que la demandada. La marca opositora consta de dos palabras que son inescindibles, lo que genera diferencias considerables desde el punto de vista fonético y visual. Se tuvo en cuenta que YUPI es un marca registrada por lo que la atención del consumidor se enfocará en ese elemento y no en LIZA’S.

      – Argumentó que se potencializa al tener presente que YUPI es una marca reconocida y de fácil asociación por parte de los consumidores. Al igual que con la marca, pesó a su vez, el hecho que el impacto visual de las dos marcas, por su componente gráfico es diferente.

      – En lo referente a las marcas LIZAS PAPALISTAS, las diferencias conceptuales impedían cualquier riesgo de confundibilidad. El signo tramitado se refiere a una mujer o un pez, elementos vivientes claramente individualizables por cualquier consumidor promedio. Por otro lado, la marca opositora hace referencia a papas listas y lisas, es decir papas con una superficie sin irregularidades. Además, el elemento gráfico resultó determinante. Por último, los signos mencionados identifican igualmente productos diferentes.

      – En la Resolución 22017, por la que se concedió el registro de la marca LIZA (mixta), se descartó el argumento invocado por CARGILL INCORPORATED sobre la notoriedad de su marca en otros países en la medida en que éste no fue alegado como causal de irregistrabilidad ni como fundamento de una causal de cancelación de un registro marcario.

      El tercero interesado CARGILL INCORPORATED manifestó lo siguiente:

      – En derecho, el signo registrado fue emitido en concordancia y no en contravención a los artículos 134 y literal a) del artículo 136, por cuanto se evidenció que no existió riesgo alguno de confusión y, por tanto, no se configuró ninguna causal de irregistrabilidad.

      – La SIC elevó un estudio comparativo de riesgo de confusión en el que tuvo en cuento la similitud fonética, ortográfica, e ideológica, igualmente fundado en decisiones del Tribunal Andino de Justicia. Por ello, los actos proferidos por la entidad gozan de total legalidad y se encuentran motivados en rigor.

      No obra en el expediente las contestaciones a la demanda de los terceros interesados CONOPCO INC y MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 05 de junio de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de las disposiciones solicitadas y se limitará a los literales a) y b) en el caso del artículo 134 por tratarse de una marca mixta.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

   ;

   (…)

   .

   1. Concepto de marca y sus elementos constitutivos.

      La Decisión 486, en su artículo...