PROCESO 109-IP-2013

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 109-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Actor: Sociedad SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A.

Marca: “TRICORPAN” (denominativa).

Expediente Interno N° 7496-EG.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco (5) días del mes de junio del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintidós (22) de mayo de 2013.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación adjuntada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes

    La parte demandante es: la sociedad SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A.

    La parte demandada la constituye: el PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, el DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y el PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

    El Tercero Interesado es: la sociedad PRODUCTOS GUTIS S.A.

  3. Actos demandados

    La sociedad SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A. impugna en la vía contenciosa administrativa la Resolución Administrativa No. 977151 de 28 de junio de 2000, mediante la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial (E) resolvió rechazar la observación presentada por la sociedad SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A. y, en consecuencia, conceder el registro del signo “TRICORPAN” solicitado por PRODUCTOS GUTIS S.A. para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

  4. Hechos relevantes

    1. Los hechos:

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - En el mes de octubre de 1999, la sociedad PRODUCTOS GUTIS S.A. solicitó el registro del signo “TRICORPAN”, para distinguir productos comprendidos en la clase No. 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 417 del 26 de octubre de 1999, la sociedad SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A. presentó observación. Se fundamentó en el registro previo de su marca “TRICORTIN” para distinguir productos comprendidos en la clase No. 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 28 de junio de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial emitió la Resolución No. 977151, por medio de la cual resolvió rechazar la observación presentada por la sociedad SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A. y, en consecuencia, conceder el registro del signo “TRICORPAN” solicitado por PRODUCTOS GUTIS S.A. para proteger productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A. presentó demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución No. 977151 de 28 de junio de 2000.

    2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la solicitud para TRICORPAN como marca de fábrica no es lo suficientemente distintiva de la marca TRICORTIN de propiedad de mi mandante, registrada en el Ecuador desde hace 33 años; además, los productos que pretende proteger pertenecen a la misma clase internacional 5. Por otra parte, mi mandante también tiene registrada su marca en varios países como Colombia (…), República Dominicana (…), Guatemala (…), Honduras (…), Nicaragua (…), Panamá (…) y El Salvador (…)”.

      - “La marca de fábrica TRICORTIN de mi mandante y el signo solicitado TRICORPAN, son visual, fonética y gráficamente semejantes, por lo que son confundibles a primera vista y además cuando se las pronuncia (…)”.

      - “La solicitante se aprovechará del conocimiento y prestigio en el público de la marca de SMITHKLINE BEECHAM COLOMBIA S.A., de su valor comercial y de que es un signo distintivo notoriamente conocido (…)”.

      - “No es un argumento con base legal para conceder el registro de la denominación TRICORPAN, sostener por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial, que PRODUCTOS GUTIS S.A., ya tiene registrada la marca BICORPAN, para productos de la clase internacional 5. Objetivamente una solicitud con raíz parecida a una anterior del solicitante, no le franquea para pretender como marca un signo que contraviene normas expresas sobre registrabilidad y que no resiste el menor análisis y cotejo marcario. Y cuya falta de distintividad es patente”.

    3. Contestaciones a la demanda

      El Director de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado, con el fin de vigilar las actuaciones dentro del proceso, señala casillero judicial.

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y se ratifica en la Resolución No. 977151.

      El Director Nacional de Propiedad Industrial, afirma que “La marca solicitada es distinta de la denominación observante, ya que no hay similitud en los campos gráfico-visual, ni fonético-auditivo, por lo que no produciría dilución de la fuerza distintiva respecto de la marca observante, tanto más si consideramos que el solicitante posee ya registrada la marca BICORPAN”.

    4. Tercero interesado

      La sociedad PRODUCTOS GUTIS S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Negativa expresa de la existencia de similitud visual, fonética o gráfica entre la marca de fábrica TRICORPAN y la demandante. Cabe destacar que las dos marcas, si bien se distinguen en dos letras, dichas letras otorgan distintividad y permiten diferenciarlas sin inducir a error ni causar confusión”.

      - “(…) PRODUCTOS GUTIS S.A. tiene registrada la marca de fábrica BICORPAN, (…), dentro de la clase internacional 5, la que se comercializa en el Ecuador desde hace varios años, de manera pública y con mucha aceptación, siendo fácilmente reconocida por los consumidores como procedente de PRODUCTOS GUTIS S.A. La marca TRICORPAN, constituye una derivación de la marca indicada, perteneciendo a la misma empresa farmacéutica y siendo reconocida por el mercado consumidor como perteneciente a mi representada”.

      CONSIDERANDO:

  5. Competencia del Tribunal.

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

    Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 22 de mayo de 2013.

  6. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas.

    La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    El Tribunal estima que procede la interpretación únicamente de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “TRICORPAN”, fue presentada en el mes de octubre de 1999, en vigencia de la Decisión 344 mencionada.

    Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio el artículo 84 (prueba de la marca notoria) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes al presente caso.

    No procede la interpretación del literal h) del artículo 82 (signos engañosos), por no ser apropiado al presente caso.

    En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

    DECISIÓN 486

    (…)

    DISPOSICIÓN TRANSITORIA

    PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

    En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

    Para el caso de los...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR