PROCESO 51-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 51-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 135 literales e), f) e i) y 137 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 150 y 172 párrafos 1 y 2 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2011-00074. Actor: IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. Marca: G GA.MA ITALY PROFESSIONAL (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 19 días del mes de junio del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 8 de mayo de 2013.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceras Interesadas: DUNA ENTERPRISES S.L.

   BEUTY LTDA. (ahora gama Colombia Ltda.)

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad DUNA ENTERPRISES S.L., solicitó el 23 de agosto de 2007 el registro como marca del signo mixto G GA.MA ITALY PROFESSIONAL, para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 580 de 28 de septiembre de 2007, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 12987 de 27 de abril de 2008, resolvió conceder el registro solicitado.

      4. La sociedad IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Argumenta, que el acto administrativo impugnado no se encuentra motivado.

      2. Expresa, que el registro se solicitó para cometer actos de competencia desleal.

      3. Arguye, que las palabras GAMA, PROFESSIONAL e ITALY son genéricas, descriptivas y evocativas.

      4. Sostiene, que el conjunto marcario indica al público consumidor lo siguiente: productos italianos profesionales. Por lo tanto, es un signo descriptivo y engañoso.

      5. Agrega, que es engañoso porque genera en el público consumidor error en cuanto al lugar de procedencia del producto. Se induce a error en cuanto a la indicación de procedencia.

      6. Indica, que la empresa titular de la marca ofrece sus productos como italianos aun cuando tienen otra procedencia.

      7. Manifiesta, que el signo G. GA.MA ITALY PROFESSIONAL se solicitó totalmente de mala fe, con el objetivo de engañar al público consumidor.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      1. Argumenta, que de conformidad con el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo la acción ya se encuentra caducada.

      2. Sostiene, que no se dan los presupuestos para que opere la protección de una indicación geográfica.

      3. Indica, que el signo solicitado en su conjunto es distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.

      2. Por parte de las terceras interesadas en las resultas del proceso.

      Por parte de la sociedad GAMA COLOMBIA LTDA.

      • Indica, que la acción caducó.

      • Señala, que la solicitud de registro marcario se realizó sin ningún tipo de mala fe.

      • Arguye, que el acto administrativo demandando sí está debidamente motivado.

      • Argumenta, que el signo solicitado para registro no es descriptivo en relación con los productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Agrega, que la expresión ITALY no hace referencia a cualidades propias de los productos que ampara el signo solicitado para registro.

      • Manifiesta, que el registro no se solicitó para consolidar actos de competencia desleal.

      Por parte de la sociedad DUNA ENTERPRISES S.L.

      • Indica, que la acción caducó.

      • Señala, que la solicitud de registro marcario se realizó sin ningún tipo de mala fe.

      • Arguye, que el acto administrativo demandando sí está debidamente motivado.

      • Argumenta, que el signo solicitado para registro no es descriptivo en relación con los productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Agrega, que la expresión ITALY no hace referencia a cualidades propias de los productos que ampara el signo solicitado para registro.

      • Manifiesta, que el registro no se solicitó para consolidar actos de competencia desleal.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículo 135 literales e), f), i) y l), 136, 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se realizará la interpretación solicitada, salvo del literal I) del artículo 135, ya que no se trata de una indicación geográfica protegida de conformidad con la normativa internacional, ni comunitaria. Tampoco se interpretará el artículo 136, ya que no es pertinente para resolver el caso bajo estudio.

   De oficio, el Tribunal interpretará los artículos 134 literales a), b) y g), 150 y 172 párrafos 1 y 2 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras

;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(…)

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(…)

.

Artículo 137

Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(…)

Artículo 172

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

(…)

.

5. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. La acción de nulidad y su prescripción en el marco de la Decisión 486.

2. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. La distintividad.

3. Los signos mixtos.

4. Signos genéricos y descriptivos. Las palabras genéricas y descriptivas en la conformación de los signos marcarios. Marca débil

5. Los signos evocativos.

6. Los signos engañosos por el lugar de procedencia.

7. La solicitud de registro marcario para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

8. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario. Debida motivación de los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios.

1. LA ACCIÓN DE NULIDAD Y SU PRESCRIPCIÓN EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486.

   La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que de conformidad con el artículo 85 del Código Contencioso...