PROCESO 90-IP-2013
| Emisor | Comisión de la Comunidad Andina |
PROCESO 90-IP-2013
Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136 literal h), 224 y 228 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por la Corte Superior de Justicia de Lima, Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, de la República del Perú. Marca: “REDITUX” (denominativa). Expediente Interno: Nº 1059-2009.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 22 de mayo de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Corte Superior de Justicia de Lima, Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, de la República del Perú.
VISTOS:
Mediante Nota Nº 5-12-Q/017, de 15 de abril de 2013, la Embajada del Perú presenta el Oficio Nº 635-2013-P-CSJLI/PJ de 15 de marzo de 2013, mediante el cual la Corte Superior de Justicia de Lima, Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, de la República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 1059-2009.
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Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
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Partes en el proceso interno:
Demandante: SOCIEDAD IMCLONE LLC.
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), de la República del Perú.
Tercero interesado: Dr. Reddy´s Laboratories Limited (antes Eske S.R.L.).
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Determinación de los hechos relevantes:
– Mediante Expediente Administrativo Nº 341232-2008/OSD, Eske S.R.L. solicitó el 18 de enero de 2008 el registro de la marca REDITUX (denominativa) para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.
– ImClone LLC (antes Imclone Systems Incorporated) el 18 de marzo de 2008 formuló oposición en contra de la solicitud de registro en base a su marca registrada ERBITUX (denominativa) de la misma Clase 05.
– La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI con fecha 21 de mayo de 2008, dictó la Resolución Nº 8638-2008/OSD-INDECOPI, que declaró infundada la oposición formulada por ImClone LLC (antes Imclone Systems Incorporated) y concedió a favor de Eske S.R.L. el registro de la marca REDITUX (denominativa).
– ImClone LLC (antes Imclone Systems Incorporated) interpuso recurso de apelación contra la resolución de primera instancia solicitando se declare fundada su oposición y, en consecuencia, se deniegue el registro de la marca solicitada.
– El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual dictó el 23 de enero de 2009, la Resolución Nº 0097-2009/TPI-INDECOPI que confirmó la resolución anterior.
– La sociedad IMCLONE LLC impugna la Resolución Nº 0097-2009/TPI-INDECOPI ante la Corte Superior de Justicia de Lima, Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, de la República del Perú.
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Fundamentos de la demanda:
La sociedad IMCLONE LLC. manifestó en su demanda lo siguiente:
– “La Resolución Nº 0097-2009/TPI-INDECOPI materia de la presente acción judicial no se encuentra arreglada a ley y es inválida e ineficaz debido a que ha concedido a registro la marca REDITUX, siendo ésta confundible con la marca ERBITUX de IMCLONE LLC (antes IMCLONE SYSTEMS INCORPORATED)”.
– “Constituye un hecho no controvertido sino uno aceptado por las partes, que las marcas en litigio distinguen productos que guardan conexión competitiva. Asimismo, estimamos que existe confusión entre las marcas en cuestión”.
– “El prestigio de la marca ERBITUX debe tenerse en consideración al momento de establecer si es o no confundible con la marca REDITUX solicitada por ESKE S.R.L.”.
– “El hecho que la partícula TUX se encuentre presente en otras marcas registradas pertenecientes a terceros, de ninguna manera puede determinar que dicha terminación TUX no deba ser considerada al momento de efectuar el análisis de los signos en conflicto, por cuanto el examen comparativo de los signos debe efectuarse en forma global”.
– Cita resoluciones administrativas emitidas por el Indecopi, así como sentencias de la Corte Suprema.
– El SENAPI de Bolivia ha reconocido la notoriedad de la marca ERBITUX, por lo que debe ser reconocida en el Perú, de conformidad con el artículo 224 de la Decisión 486.
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Fundamentos de la contestación a la demanda:
El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), manifestó lo siguiente:
– “Respecto a que el signo solicitado a registro resultaría confundible con su marca notoria ERBITUX. El argumento de la supuesta notoriedad no es uno que haya sido discutido en sede administrativa, ni mucho menos para que el que las partes hayan tenido la oportunidad de contradecir en su oportunidad, ni respecto del cual la autoridad administrativa haya podido siquiera pronunciarse, resultando aplicable por ende lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 27584 – Ley del Procedimiento Administrativo General”.
– “Por otra parte, respecto a la supuesta confundibilidad de los signos y tal como se señaló en sede administrativa, la Sala coincidirá con nosotros en que entre el signo solicitado REDITUX y la marca registrada ERBITUX, desde el punto de vista fonético resultaba fácil advertir que, si bien los signos compartían la sílaba final TUX, el diferente sonido que producían sus sílabas iniciales (RE-DI/ER-BI) determinaba que su impacto sonoro de conjunto fuese distinto”.
– “Finalmente, en lo que concierne a la rigurosidad en el examen de registrabilidad de las marcas que distinguen productos farmacéuticos y similares de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, debemos enfatizar que en el presente caso el Tribunal de INDECOPI no ha dejado de realizar un examen riguroso como lo ha dejado entrever la demandante”.
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Fundamentos de tercero interesado
El tercero interesado Dr. Reddy´s Laboratories Limited (antes Eske S.R.L.) manifestó lo siguiente:
– Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
– Las partículas ER- y –TUX son comunes en la Clase 05.
– La declaración de notoriedad de la marca ERBITUX ha sido otorgada recién el día 01 de marzo de 2012, esto es, después de casi cuatro años de otorgada la marca registrada REDITUX en el año 2008.
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Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
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Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.
El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 235 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación del artículo 136 literal a), sin embargo, este Tribunal no considera pertinente interpretar el artículo 235 de la Decisión 486. Además, de oficio, se interpretarán los artículos 134 literal a), 136 literal h), 224 y 228 de la Decisión 486.
A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DECISIÓN 486
(…)
Artículo 134
A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
(…)
Artículo 136
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
(…)
Artículo 224
Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
(…)
Artículo 228
Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:
a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
f) el...
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