PROCESO 101-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 101-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 157 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 154 y 155 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Asunto: “Infracción de derechos de propiedad intelectual”. Expediente Interno: Nº 064-2012.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 22 días del mes de mayo de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 012-2013-SCS-CS, de 12 de abril de 2013, recibido en este Tribunal el 29 de abril de 2013, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 157 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 064-2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB.

      Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, de la República del Perú.

      Tercero interesado: ORTEGA DIESEL S.R.L.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      – La demandante VOLVO TRADEMARK HOLDING AB señala que la emplazada ORTEGA DIESEL S.R.L. sin contar con autorización por parte de VOLVO TRADEMARK Holding AB utiliza en paneles colocados en diversas partes de su establecimiento comercial la marca VOLVO o variantes de la marca VOLVO, tanto como letrero principal en su establecimiento, así como en sus comprobantes de pago, en los cuales en la parte central y en caracteres destacados muestran la denominación VOLVO, de manera que hace pensar indebidamente a los consumidores que expende productos legítimos VOLVO de marca bajo el auspicio de la titular de la marca, o que ha sido capacitada por la titular de la marca para prestar servicios bajo tal marca, o que se trata de un distribuidor autorizado en VOLVO.

      – Mediante Resolución Nº 4380-2007/OSD-INDECOPI, de fecha 12 de marzo de 2007, se resolvió declarar fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

      – Posteriormente, en segunda instancia administrativa, mediante Resolución Nº 1824-2007/TPI-INDECOPI, de fecha 18 de setiembre del 2007, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, se dispuso: “REVOCAR la Resolución Nº 4380-2007/OSD-INDECOPI, de fecha 12 de marzo de 2007, y en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por VOLVO TRADEMARK HOLDIGN AB contra Ortega Diesel Sociedad de Responsabilidad Limitada”.

      La demandante interpuso acción contencioso administrativa ante la 5º Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima. La sentencia de primera instancia declaró infundada la demanda interpuesta por los siguientes motivos:

      – De la revisión y análisis de los actuados administrativos se verifica que mediante la inspección ocular al local de la empresa denunciada la autoridad administrativa llegó a comprobar que en efecto la empresa denunciada venía utilizando los signos VOLVO ZONE y VOLVO y diseño, tanto en el letrero ubicado en el frontis de su local como al interior de él, hecho que incluso no ha sido negado por dicha empresa al contestar la demanda sino por el contrario, ha sido admitido expresamente.

      – La autoridad administrativa comprobó además que el uso de tales signos era para poner en conocimiento del público que en dicho local se expendían repuestos dirigidos a los vehículos distinguidos con la marca VOLVO.

      – Tal conclusión, se refuerza en la medida que en el mismo letrero no sólo aparecía la marca VOLVO sino que aparecían también otros signos de marcas notorias como BOSCH, PERKINS y SKF, lo que lleva a concluir que dichas marcas eran utilizadas con fines informativos al público usuario (el expendio de repuestos), y no para empresas titulares de dichas marcas.

      – No existe prueba en el expediente administrativo que indique que ORTEGA DIESEL SRL se publicitaba como un negocio vinculado con la empresa VOLVO.

      – Como se indicó precedentemente, las prohibiciones establecidas a favor del titular de una marca, no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (de conformidad con el artículo 157 de la Decisión 486).

      – Asimismo, conforme a lo establecido por el artículo 158 de la referida Decisión 486, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro o por persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos o sus envases o embalajes de contacto directo no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro.

      – Por ello, este Colegiado comparte el criterio de la administración al entender que la finalidad del uso de la marca VOLVO por parte de ORTEGA DIESEL era netamente informativo.

      Posteriormente, la demandante presentó recurso de apelación y, en segunda instancia, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, de la República del Perú decidió lo siguiente: “REVOCARON la sentencia apelada, que declara infundada la demanda y reformándola declararon FUNDADA la demanda, en consecuencia NULA la Resolución Nº 1824-2007/TPI-INDECOPI de fecha 18 de septiembre del 2007 y fundada la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por VOLVO TRADEMARK HOLDING AB, encontrándose prohibida ORTEGA DIESEL SRL, de usar la marca VOLVO en letreros, paneles, comprobantes de pago, papelería, material publicitario”. Ello en base a los siguientes fundamentos:

      – La actividad de ORTEGA DIESEL SRL no puede catalogarse como de buena fe, toda vez que al ofrecer productos alternativos que vende de distinta procedencia, consignando en su panel la marca VOLVO, genera confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial del producto, por lo que dicha actividad no se encuentra en el supuesto previsto en el 2do. Párrafo del artículo 170 del Decreto Legislativo 823, sino en el 1er. Párrafo al estar utilizando la marca de la empresa demandada en beneficio de una actividad comercial, por lo que la conclusión a la que arriba la Sala Superior no se condice con lo verificado en la Inspección realizada, con lo cual deben estimarse las alegaciones que se exponen en el recurso de apelación en los apartados a), b) y d).

      Finalmente, el INDECOPI interpone recurso de casación alegando los siguientes fundamentos:

      – La inaplicación del artículo 157, segundo párrafo de la Decisión 486, norma que prevé una de las limitaciones al derecho de exclusiva que posee el titular de una marca registrada. El supuesto al que alude la Sala en la sentencia de vista, se refiere a un supuesto distinto al que se presenta en autos, pues se trata del supuesto en el que un tercero emplea en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, etc., de sus productos o servicios; precisa que las normas citadas en la recurrida resultan completamente impertinentes al caso, pues aquí no se ha discutido en ningún momento si el signo VOLVO constituye el nombre, domicilio, o seudónimo de la firma ORTEGA DIESEL SRL, lo que se discute es si esta empresa empleó lícitamente o no, los signos VOLVO y VOLVO ZONE y logotipo para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos marcados o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada.

   3. Fundamentos de la demanda:

      La demandante VOLVO TRADEMARK HOLDING AB ha manifestado lo siguiente:

      – Solicita se declare la invalidez e ineficiencia de la Resolución Nº 1824-2007/TPI-INDECOPI, de fecha 18 de setiembre del 2007, dictada por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI en tanto ella dispuso: “REVOCAR la Resolución Nº 4380-2007/OSD-INDECOPI, de fecha 12 de marzo de 2007, y en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción por infracción a los derechos de propiedad industrial interpuesta por VOLVO TRADEMARK HOLDIGN AB contra Ortega Diesel Sociedad de Responsabilidad Limitada”.

      – Como pretensión accesoria solicita que se ordene a Ortega Diesel SRL que retire todos los paneles que contengan las marcas VOLVO one y VOLVO y/o cualquier otra confundible con esta última. Se le prohíba de usar las marcas VOLVO one, VOLVO y/o cualquier otra confundible con esta última. Se le prohíba de usar cualquier símbolo similar a VOLVO one y/o VOLVO como símbolo identificador de actividades comerciales.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      El INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA...