PROCESO 88-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 88-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

Marca: “ALDO” (denominativa).

Expediente Interno N° 2011-00391.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil trece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de ocho (8) de mayo de 2013.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: el señor SILVANO ALDO SICILIA.

2. Actos demandados

   La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 015092 de 25 de marzo de 2011, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar fundada la oposición presentada por SILVANO ALDO SICILIA y negar, en consecuencia, el registro del signo “ALDO” (denominativo), solicitado por la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 26424 de 23 de mayo de 2011, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 34449 de 24 de junio de 2011, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 015092 de 25 de marzo de 2011.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 3 de septiembre de 2010, la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. solicitó el registro del signo “ALDO” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 20 de octubre de 2010, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 621.

      - El señor SILVANO ALDO SICILIA presentó oposición a la solicitud de registro, bajo el argumento del registro previo de su marca “ALDO” (mixta) para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 25 de marzo de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 015092, por medio de la cual resolvió declarar fundada la oposición presentada por SILVANO ALDO SICILIA y negar, en consecuencia, el registro del signo “ALDO” (denominativo), solicitado por la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, para distinguir productos comprendidos en la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 23 de mayo de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 26424, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 24 de junio de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 34449, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 015092 de 25 de marzo de 2011, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “En el presente caso, al revisar en conjunto el signo solicitado y el opositor se pueden apreciar diferencias, pues se debe tener presente que las expresiones son diferentes; por lo que debió tenerse en cuenta que el signo registrado cuenta no solo de una parte nominativa sino además de una parte GRÁFICA, por lo que no se genera una confusión. La configuración entonces de los elementos que componen cada signo hace que existan diferencias que permiten al consumidor individualizarlos”.

      - “(…) en el presente caso, la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG solicitó el registro de la marca ALDO (nominativa) para identificar accesorios de moda, a saber, joyería, relojes y llaveros. Por su parte, SILVANO ALDO SICILIA GUZZO tiene registrada su marca ALDO (mixta) para identificar vestidos, calzados, sombrerería, ropa interior masculina y femenina, ropa exterior masculina y femenina, camisas, sacos, pantalones, pantaloncillos, camisetas, jeans, shorts, fajas, brassieres, pantys y ropa deportiva. Por lo tanto, tenemos que para la marca solicitada ALDO para clase 14, los productos de la misma han sido limitados en el sentido de excluir los que pudieran tener alguna relación con los productos que se identifican con la marca ALDO ya registrada en clase 25”.

      - “Con la descripción presentada de los productos distinguidos con los signos se logra ilustrar cómo cada una de las marcas se inclina por una especialidad distinta, de tal forma que la conexión competitiva se desvanece y prima el ya mencionado principio de especialidad de las marcas, contrario a lo considerado por la autoridad marcaria en las resoluciones objeto de nulidad”.

      - Cita procesos en los cuales se videncia “una sistemática negativa a conceder la marca solicitada contrariando la ley, los precedentes jurisprudenciales y la doctrina”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la marca solicitada ALDO (Nominativa) frente a la marca previamente solicitada ALDO (MIXTA), no es claramente diferenciable, de manera que los signos confrontados si son analizados en conjunto, teniendo en cuenta su identidad ortográfica, auditiva e ideológica y de manera sucesiva, enfatizando en las semejanzas y no en las diferencias, definitivamente son confundibles”.

      - “(…) se advierte que el componente predominante es el vocablo ‘ALDO’, debido a la fuerza de que están dotadas las palabras. También se puede advertir, que el signo solicitado a registro reproduce el componente con mayor carga distintiva de la marca registrada, la expresión ALDO, razón por la cual hay semejanza entre los signos en cotejo. Por lo demás, el signo solicitado no cuenta con elementos adicionales que le impriman la suficiente fuerza distintiva”.

   4. Tercero Interesado

      No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte del señor SILVANO ALDO SICILIA.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 8 de mayo de 2013.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “ALDO” (denominativo), fue presentada el 3 de septiembre de 2010, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Se limitará la interpretación del artículo 134 al literal a).

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   .

   Consideraciones

   El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual...