PROCESO 65-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 065-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: HALUX (denominativa).

Actor: sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A.

Proceso interno Nº 2010-00034.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de mayo del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa a los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2010-00034.

El auto de 25 de abril de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Terceros interesados: sociedad THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, INC. y sociedad COOPER INDUSTRIES, INC.

1. Hechos.

   1. El 28 de marzo de 2007, la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo HALUX (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 576 de 31 de mayo de 2007. Contra dicha solicitud presentaron oposiciones la sociedad THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, INC sobre la base de su marca HAZLUX (denominativa) y la sociedad COOPER INDUSTRIES, INC. sobre la base de su marca HALO (denominativa) ambas registradas para distinguir productos de la Clase 11 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución Nº 7812 de 24 de febrero 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró “infundada la oposición (…)” y negó el registro como marca del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 26623 de 28 de mayo de 2009, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 36155 de 21 de julio de 2009, revocó el artículo primero de la decisión contenida en la Resolución Nº 7812, el cual quedó así: “Declarar fundada la oposición presentada por la SOCIEDAD THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, INC e infundada la oposición presentada por la sociedad COOPER INDUSTRIES, INC.”; y, confirmó en sus demás partes la Resolución Nº 7812. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

   2. Entre los signos en conflicto no existe conexión competitiva “puesto que estamos en presencia de signos que distinguen productos de una misma clase (11) pero que podrían coexistir en el mercado, teniendo en cuenta que los productos que cada uno protege son suficientemente diferentes (…)”. La marca registrada HAZLUX distingue “artefactos para descargas eléctricas de alta intensidad y partes de los mismos” mientras que la marca solicitada HALUX distingue “aparatos de alumbrado, especialmente, lámparas, linternas y reflectores de luz”.

   3. Afirma que, de acuerdo a la teoría de la finalidad, los signos en conflicto tienen finalidades de uso diferentes.

   4. De acuerdo a la teoría de la sustitución ya que “Su finalidad es tan diferente, que la sustitución se hace IMPOSIBLE”.

   5. Los artefactos para descargas eléctricas de alta intensidad, productos distinguidos por HAZLUX, son destinados a un público especializado.

   6. Los productos distinguidos por los signos en conflicto “no presentan conexidad competitiva capaz de generar riesgo de confusión (…) el examen no puede limitarse a concluir que por tratarse de productos relacionados con la ‘electricidad’ entonces presentan conexidad competitiva (…) se trata de productos muy diferentes con finalidades, consumidores y mercados totalmente diferentes. El examinador no puede entonces, apartarse de la realidad del mercado al momento de realizar el examen”.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. El signo solicitado HALUX (denominativo) “encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”.

   3. Se negó el registro del signo solicitado ya que “se estableció que entre el signo solicitado HALUX (Nominativo) y la marca HAZLUX, se presentan similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor en tanto la marca solicitada reproduce a la marca registrada en cinco de sus seis grafemas, siendo el único elemento diferenciador la supresión de la letra ‘Z’ en su sílaba inicial HA con respecto a la sílaba HAZ de la marca registrada HAZLUX”.

   4. Por lo que, “se observa que existen semejanzas fonéticas y ortográficas al realizar el cotejo sucesivo entre HALUX y HAZLUX, de manera que el cambio enunciado no es suficientemente significativo para distinguirlas entre sí generándose por tal razón riesgo de confusión entre los consumidores”.

   5. Afirma que entre los signos en conflicto sí hay conexión competitiva.

4. Tercero interesado.

   La sociedad THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, INC tercero interesado en el proceso, en su contestación a la demanda manifestó:

   1. El signo solicitado a registro HALUX está incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 ya que entre los signos en conflicto existe similitud.

   2. Afirma que “tanto desde el punto de vista visual, como desde el de la gramática y la fonética de los signos, se puede evidenciar que entre ambos signos existe una amplia serie de similitudes que saltan a la vista y al oído del consumidor (…)”.

   3. Sobre el hecho de que la demandante manifiesta que no existe conexión competitiva entre los productos distinguidos por los signos en conflicto “para el caso que nos ocupa no es predicable que se trate de productos que aún estando en la misma clase del nomenclátor internacional son productos disímiles (…). En consecuencia, el riesgo de confusión y de asociación que resulta de la comparación de la composición de las marcas cotejadas es aún más evidente y manifiesto al ponerse de presente los productos que pretenden identificar el signo cuyo registro se solicita”.

   4. De tal manera, afirma que entre los productos que distinguen los signos en conflicto sí hay conexión competitiva.

   5. Entre los signos en conflicto hay riesgo de confusión.

      No se encuentra en el expediente copia a la contestación de la demanda por parte del otro tercero interesado sociedad COOPER INDUSTRIES, INC.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 objeto de la solicitud de interpretación prejudicial, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo HALUX (denominativo), fue el 28 de marzo de 2007, en vigencia de la...