PROCESO 42-IP-2013

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 042-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión.

Marca: SANI-AIR (denominativa).

Actor: sociedad HENKEL KGAA.

Proceso interno Nº 2008-00259.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil trece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa a los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2008-00259.

El auto de 03 de abril de 2013, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad HENKEL KGAA.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad EXPORT VENTAS LTDA.

1. Hechos.

   1. El 16 de septiembre de 2005, la sociedad EXPORT VENTAS LTDA. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo SANI-AIR (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente ambientador de uso doméstico.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 557 de 31 de octubre de 2005. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad HENKEL KGAA sobre la base de su marca AIRSANA (denominativa) registrada a su favor para distinguir productos de la Clase 5, especialmente “agentes deodorantes en contenedores para linos, ropas y otros textiles”.

   3. Por Resolución Nº 31798 de 27 de septiembre de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad HENKEL KGAA. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 38891 de 26 de noviembre de 2007, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 3713 de 12 de febrero de 2008, confirmó, también, la Resolución Nº 31798. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad HENKEL KGAA interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad HENKEL KGAA en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 y que las marcas en conflicto son confundibles, “las similitudes se dan desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual. Adicionalmente, las marcas distinguen productos de la clase 5 internacional”.

   2. Los signos en conflicto son signos evocativos que evocan el concepto de aire sano, “el cual ciertamente se relaciona con la sensación posterior al empleo de los productos deodorantes o ambientadores distinguidos con las marcas. Esto conlleva a que al encontrarse en el mercado con productos de las marcas SANI-AIR y AIRSANA, sumando a su similitud ortográfica y fonética, los consumidores crean equivocadamente que se trata de la misma marca, o de una nueva marca que mi poderdante lanzó al mercado”.

   3. Adicionalmente, ambos son signos denominativos.

   4. “La marca SANI-AIR fue solicitada y registrada par distinguir los siguientes productos de la clase 5 internacional: ‘producto farmacéutico, ambientador de uso doméstico’, mientras que la marca AIRSANA registrada a nombre de mi poderdante distingue ‘agentes deodorantes en contenedores para linos, ropas y otros textiles’. Es decir, ambas marcas distinguen productos deodorantes, o ambientadores, para uso en el hogar. Estos productos han sido clasificados en la clase 5 internacional porque repercuten en la salud humana”.

   5. Violación del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 ya que “la marca SANI-AIR no es distintiva porque es similarmente confundible con la marca AIRSANA (…)”.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

4. Tercero interesado.

   No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado sociedad EXPORT VENTAS LTDA.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 objeto de la solicitud de interpretación prejudicial, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, presentación de la solicitud de registro como marca del signo SANI-AIR (denominativo), fue el 16 de septiembre de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio se interpretará el artículo 134 literal a) de la misma Decisión; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   b) carezcan de distintividad;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   .

   1. La marca y los requisitos para su registro.

      El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

      Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

      El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo...